Les procédures d’examen préalables et de maintien en vigueur des droits de marques aux Etats-Unis sont si spécifiques qu’un bon gestionnaire de portefeuille ne peut faire l’impasse sur une vraie réflexion quant au choix : marque nationale ou marque internationale désignant les USA Au niveau de l’examen par l’Office des Etats-Unis, celles-ci sont identiques dans les deux cas, et toutes deux très minutieuses, et faisant l’objet de nombreux rejets au moins dans la première phase d’examen.
Après plusieurs années de pratique les mandataires étrangers de tels enregistrements internationaux peuvent légitimement douter de l’émission par l’office des Etats-Unis de notifications d’acceptation immédiate de leurs marques, tant ces cas étaient rares (10% seulement des désignations des Etats-Unis bénéficient d’une inscription sans objection au registre de ce pays)
Au niveau de la gestion administrative, la marque internationale devra faire face à une double vie pour rester en vigueur simultanément dans les deux registres américain et international, notamment en ce qui concerne les formalités relatives à l’obligation d’usage. Celles-ci amèneront le titulaire de la marque internationale visant les Etats-Unis à satisfaire aux exigences des deux registres où cette extension est inscrite et à observer leurs échéances respectives qui ne pourront en rien concorder :
– au Bureau International, l’extension aux Etats-Unis devra être renouvelée simultanément aux autres désignations tous les 10 ans au registre national, la marque devra faire l’objet d’une déclaration d’usage en premier lieu
– au cours de la sixième année suivant son enregistrement par cet office, et ensuite, tous les dix ans de la même date.
En résumé, le titulaire d’un enregistrement international désignant les Etats-Unis devra être particulièrement attentif et informé des échéances et formalités non harmonisées à surveiller et accomplir dans les deux registres pour maintenir son droit aux Etats-Unis. Le titulaire d’un enregistrement national américain gérera une situation plus simple puisqu’il assurera simultanément renouvellement et formalité d’usage. Ceci constitue un paradoxe dans la mesure où l’intérêt de l’enregistrement international est de permettre une gestion globale des droits concédés dans les différents pays désignés, avec une échéance unique et des frais mesurés.
POUR CHOISIR LA BONNE VOIE :
Outre les considérations ci dessus, le choix entre la désignation des Etats Unis via le Bureau international ou le dépôt national, dépendra également :
– du choix de la base de l’enregistrement international (usage préalable, intention d’usage ou enregistrement dans le pays d’origine) – de la distinctivité du signe dans le pays d’origine, ou de son usage préalable dans le commerce avec les Etats-Unis.
Dans tous les cas, une analyse juridique préalable devra précéder le choix entre désignation via le registre international et le dépôt national aux Etats-Unis.