(TGI Paris, 27 juin 2007, Sté Cinq Huitièmes / Sté North Company et Sté Link UK). La société Cinq Huitièmes, fondée par de célèbres joueurs français de Rugby, est titulaire de plusieurs marques EDEN PARK (associées à un noeud papillon rose) déposées notamment pour des vêtements en classe 28.
Telle ne fut pas sa surprise quant elle releva plusieurs marques communautaires ELLISPARK (reprenant le nom du célèbre William ELLIS, fondateur du rugby), déposées par la société NORTH COMPANY pour des produits identiques.
Elle assigna alors en contrefaçon la société North Company. Par un jugement du 27 juin 2007, le TGI de Paris reconnaît que la reprise de la voyelle d’attaque « E » et de l’élément « PARK », bien que placé en seconde position, caractérise la similitude entre les signes EDEN PARK et ELLISPARK.
Ce risque de confusion est renforcé par l’usage intensif et ancien (depuis 1988) de la marque première lui conférant ainsi une certaine connaissance vis-à -vis du public concerné, de sorte que les demandes d’enregistrement seraient, selon les juges du fond, susceptibles d’être perçues comme des déclinaisons des marques antérieures.
Néanmoins, l’essai est marqué mais pas encore transformé ! En effet, le tribunal adopte une position surprenante : s’il reconnaît la nullité des marques contestées enregistrées pour contrefaçon par imitation, il rejette la nullité des marques contestées n’ayant pas encore été enregistrées et étant seulement à l’état de dépôt.
Par cette décision et contrairement à la jurisprudence classique, le Tribunal énonce que le seul acte de dépôt d’une demande d’enregistrement communautaire ne constitue pas un usage de signe dans la vie des affaires au sens de l’article 93 du règlement communautaire 40/94, qui énonce que les droits conférés par la marque communautaire ne courent qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque.
Cette situation pour le moins étonnante dans laquelle la société North Company se retrouve titulaire de dépôts de marque qui seront jugés contrefaisants dès leur enregistrement. Il est des décisions comme des finales de Coupe du monde de Rugby qui ne peuvent que surprendre.