La Chine vient d’adopter ce 30 août une nouvelle version de sa loi sur les marques (qui entrera en vigueur le 1 mai 2014) qui met petit à petit le système aux standards internationaux.
Parmi les changements (ils sont nombreux), celui qui concerne les marques notoires nous intéressent particulièrement :
On sait que, tous les jours, des marques notoires non chinoises sont déposées abusivement en Chine (le plus souvent par des ressortissants chinois) soit dans leur propre secteur d’activités, soit dans des secteurs proches. L’objectif étant, par la suite, de monnayer la rétrocession ou de légitimer des contrefaçons.
Les marques notoires ainsi piratées se retrouvent souvent démunies pour agir si elles n’arrivent pas à justifier d’une notoriété en Chine antérieur au dépôt frauduleux.
La Nouvelle Loi ne règle pas la question mais un pas est quand même fait pour la reconnaissance officielle des marques notoires dans le cadre d’un processus de reconnaissance fixé et officiel dans des situations identifiées : lors d’une procédure d’enregistrement de marque, lors d’une procédure administrative ou judiciaire de contrefaçon (l’objectif est peut-être d’éviter que des tribunaux locaux ne décident arbitrairement que telle ou telle marque est notoire…).
La Nouvelle Loi interdit aussi d’utiliser les termes de « marque notoire » (well-known trademark) sur les produits et dans la communication (probablement pour prévenir les abus et ainsi protéger le consommateur).
On ne détaillera pas en détail les autres multiples points de cette loi mais on relèvera quand même :
- l’acceptation des marques sonores (prélude à une possibilité de protection des « ambiances » de marque) en plus des mots, logos, nombres et formes 3D déjà acceptés,
- les dépôts multi-classes (des économies à venir, chic !), un calendrier fixé pour l’examen des dossiers (fini les délais « aléatoires »),
- un système d’e-filing plus performant (plus de rapidité et des économies à venir !),
- des aménagements de procédures (les notifications de l’Office précéderont une éventuelle décision de rejet pour permettre au déposant de pouvoir se défendre, un process d’opposition aménagé pour limiter les actions dilatoires (certains stoppaient artificiellement le process d’enregistrement d’une marque car les procédures d’action en contrefaçon ne peuvent être engagées que sur la base d’une marque enregistrée), l’introduction d’actions en invalidation, le calcul des dommages et intérêts (intégrant la perte du plaignant et le gain du contrefacteur), le renouvellement jusqu’à un an avant l’échéance (des économies peut-être à en attendre), le principe des marques associées (attention cela risque de causer des problèmes), la charge de la preuve de l’usage d’une marque servant de base à une action en contrefaçon et la nécessité d’inscrire les contrats de licence de marque à l’Office
Au final que doit regarder en priorité le praticien :
- La question des marques associées : car l’on ne pourra plus avoir des marques « identiques » au nom de plusieurs titulaires donc il faut anticiper ce risque de demandes d’association (et des coûts à prévoir). Quels sont les cas concernés ? principalement les groupes où plusieurs sociétés sont propriétaires de marques dérivées et les cas où il existe une antériorité appartenant à un tiers qui sera donc plus difficile à surmonter
- La question de la communication sur les marques notoires : demander aux opérationnels de vérifier qu’ils n’apposent pas sur leurs produits la mention « marque notoire » « well-known trademark »
- Les dépôts multi-classes qui seront surement moins chers donc à privilégier et donc à planifier
- L’intensification des preuves d’usage de marque (pour rappel le délai est de 3 ans à compter de l’enregistrement) et la nécessité d’inscrire les contrats de licence de marque
- Les renouvellements qui peuvent être faits bien à l’avance (un an), intéressant pour limiter les frais en cas d’augmentation à venir
Anne-Laure SELLIER – Juriste en Propriété Intellectuelle