La société Château Cheval Blanc (Saint-Emilion 1er Grand Cru classé « A »), titulaire de la marque « Cheval Blanc » depuis 1933 pour désigner des vins, a assigné en la société Chaussie de Cheval Blanc, exploitant d’une propriété agricole dans le but de :
– voir prononcer la nullité pour déceptivité des marques « DOMAINE DE CHEVAL BLANC » déposée en 1973 et « CHATEAU RELAIS DU CHEVAL BLANC » déposée en 1983
– lui interdire d’utiliser la dénomination « Cheval Blanc » sous quelque forme que ce soit
– la condamner pour contrefaçon de marque par imitation.
Les demandes, qui pourraient sembler légitimes au premier regard, se heurtent à un obstacle de taille dès lors que le nom de la parcelle exploitée par la société Chaussié de Cheval portait en effet le toponyme « Cheval Blanc ».
Forte de cet état de fait, la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 10 septembre 2012, a partiellement rejeté les demandes de la société Château Cheval Blanc en confirmant uniquement la décision du TGI annulant la marque CHATEAU RELAIS DU CHEVAL BLANC (déposée en contradiction avec l’interdiction de la pratique de l’usage de plusieurs noms de château ou de domaine pour une même exploitation viticole – Article 1 du décret du 7 janvier 1993).
La Cour de cassation, alors saisie du pourvoi de la société Château Cheval Blanc, a cassé et annulé cet arrêt sur deux points de droit précis et a ainsi renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
Tout d’abord, la Cour de cassation fait grief à la Cour d’appel de Bordeaux de ne pas s’être prononcée sur l’argument de la société Château Cheval Blanc selon lequel la marque « domaine du Cheval Blanc » serait déceptive dans la mesure où elle pouvait suggérer un rattachement avec la société Château Cheval Blanc et ainsi tromper le public sur l’origine des produits.
En d’autres termes, le signe « domaine du Cheval Blanc » aurait très bien pu être perçu par les consommateurs comme un second vin du célèbre « Cheval Blanc », point sur lequel il n’est pas statué par la Cour d’Appel.
La Cour de cassation censure également l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui a débouté la société Cheval Blanc de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque au motif qu’elle aurait toléré pendant plus de 5 ans avant la date de l’assignation l’usage du signe « Cheval Blanc » par la société Chaussié de Cheval Blanc au visa de l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
La cour d’Appel de Bordeaux autrement composée a ainsi rendu son verdict le 5 mai dernier.
- Sur l’absence de décision relative à la déceptivité de la marque DOMAINE DE CHEVAL BLANC :
En retenant uniquement que « la propriété dénommée Domaine du Cheval Blanc » présente une superficie globale de 17 hectares comprenant 11,60 hectares de parcelles désignées au cadastre sous le toponyme « Cheval Blanc » », l’arrêt n’a pas motivé sa décision et a donc été cassé sur ce point.
L’exception toponymique ne peut donc écarter per se le caractère prétendument déceptif d’une marque.
La Cour d’Appel de renvoi dans sa décision du 5 mai 2015 n’a pas non plus statué sur la déceptivité car l’action de la société CHATEAU CHEVAL BLANC était prescrite.
En effet, toute action en contrefaçon encourt théoriquement l’irrecevabilité pour forclusion par tolérance du titulaire du droit antérieur de l’usage pendant 5 ans (article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Pour contourner cette difficulté, certains titulaires de droits antérieurs préfèrent donc d’emblée placer leur action sur le terrain de la nullité (article L 711-3 c).
En effet, l’action en nullité d’une marque fondée sur son caractère déceptif n’étant ni une action en contrefaçon ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de forclusion du Code de la propriété Intellectuelle mais à la forclusion de droit commun.
Or, en l’espèce, l’assignation datant du 11 avril 2008, elle était donc soumise à la prescription trentenaire.
La Cour d’appel n’a pas retenu l’argument selon lequel l’usurpation déceptive serait un délit civil continu, mais a retenu comme point de départ de la prescription trentenaire la date du dépôt de la marque: « c’est bien dès à compter du dépôt de la marque litigieuse qu’il est loisible d’agir en nullité à son encontre sur le fondement de la déceptivité, et ce dépôt constitue donc le point de départ de la prescription ».
La cour a ainsi rejeté l’argument de l’appelante visant à faire de l’action en nullité une action imprescriptible.
La prescription trentenaire était acquise depuis le 18 juillet 2003 et l’action introduite par la société civile CHATEAU CHEVAL BLANC le 11 avril 2008 était donc prescrite… la marque DOMAINE DE CHEVAL BLANC ne pouvait donc être contestée sur ce terrain.
Faute d’élan pris à temps, l’obstacle n’a donc pu être franchi…
Par ailleurs, il est à noter que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription est désormais quinquennale et donc concomitante à la forclusion par tolérance.
A la lecture des textes, l’exception d’irrecevabilité pour prescription de l’action pourrait, dans certaines circonstances, être contestée mais il faut retenir que toute décision d’action à l’issue d’un délai de 5 ans à compter du dépôt d’une marque adverse devra être étudiée afin de ne pas se retrouver démuni !
- Sur la contrefaçon de la marque CHEVAL BLANC par les usages de la société Chaussié de Cheval Blanc :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant que la forclusion par tolérance ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée contre une dénomination sociale, en l’espèce, la dénomination EARL CHAUSSIE DU CHEVAL BLANC.
En revanche, la cour, tenant compte de la notoriété de la marque et du cru CHEVAL BLANC, n’a pas jugé le patronyme CHAUSSIÉ comme suffisant pour écarter la confusion, alors même que nombre de toponymes avec adjonction d’un nom patronymique coexistent sur le terroir bordelais !
Après avoir indiqué qu’en principe il n’y a pas contrefaçon lorsque la reprise du signe protégé a lieu dans une dénomination sociale, la cour indique finalement qu’il en va différemment « si la reprise du signe protégé porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de permettre au public de reconnaître sans confusion possible un produit et de le rattacher à l’entreprise responsable de sa qualité ».
La cour d’appel retient donc un risque de confusion pour un consommateur amené à penser « en achetant un vin portant la dénomination sociale EARL CHAUSSIÉ DE CHEVAL BLANC qu’il s’agit d’un vin ayant une relation directe avec la production prestigieuse de la société civile CHATEAU CHEVAL BLANC ».
Il est donc fait interdiction à Mr Chaussié ainsi qu’à sa société d’employer le vocable CHEVAL BLANC dans la dénomination sociale « sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit ».
Le défendeur, a fait une tentative de riposte en soulevant l’exception de nullité relative à la déceptivité de la marque CHEVAL BLANC qui lui était opposée et qui a été déposée en classe 33 pour désigner des « Vins, vins mousseux, vins de provenance française, à savoir Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiritueux » sans précision aucune de récolte ou de vinification en Saint-Emilion notamment pour les vins de Champagne qui, par nature et par définition ne peuvent être produits en Saint-Emilion.
La Cour statue sur la question de façon surprenante mais non moins intéressante en indiquant que la société civile Château Cheval Blanc exploitant des vignes et les vinifiant en Saint-Emilion depuis 1933 en bénéficiant d’un droit toponymique à l’usage du vocable “Cheval Blanc” qui a été régulièrement et le premier déposé à titre de marque, son titulaire pouvant donc légitimement et librement l’utiliser pour tous les produits désignés au sein de son dépôt de marque, ainsi même, sans risque de confusion, de vins de champagne (sous réserve néanmoins des règles protectrices de cette appellation).
Ainsi, selon la Cour, « Le dépôt d’une marque permet en effet justement à son titulaire d’étendre son activité économique en utilisant le prestige pour favoriser la réussite d’un produit dérivé ou d’un service rattaché ».
Pour conclure, le tiercé gagnant pourrait être le suivant :
- détenir une marque incluant un terme règlementé nécessite une stratégie de contournement si d’aventure on souhaite créer une survaleur autour de cette marque. CHEVAL BLANC l’a bien compris notamment via des dépôts périphériques excluant le terme CHATEAU.
- le choix du moment pour initier une action judiciaire doit être anticipé de façon globale pour éviter de finir désarçonné,
- une marque signifiante et notoire ne permet pas toujours de franchir tous les obstacles, en revanche, la stratégie de dépôt peut permettre d’en surmonter davantage !
Florence CHAPIN, Conseil en Propriété Industrielle INLEX IP EXPERTISE