Notoriété communautaire : les règles se précisent !
La jurisprudence communautaire (et particulièrement celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes) apporte de nombreux ajouts aux régissant la portée des droits de propriété industrielle.
Ainsi, en matière d’usage, il a été précisé qu’une exploitation dans tous les pays de l’Union Européenne n’était pas nécessaire pour valider l’usage d’une marque communautaire, qu’un usage dans une partie substantielle de l’UE était suffisant et que, dans certaines circonstances particulières, un usage dans un seul pays pouvait suffire.
Une nouvelle pièce à l’édifice jurisprudentiel a été apportée en matière de notoriété de marque avec le Jurisprudence Iron & Smith vs Unilever (3/09/2015, C-125/14).
Exposé de la question :
La question posée était la suivante : Unilever, propriétaire d’une marque communautaire Impulse, fait opposition contre un dépôt hongrois semi-figuratif « be impulsive » de Iron & Smith en invoquant la notoriété de sa marque (5% du marché anglais, 0,2% du marché italien). L’Office hongrois accueille favorablement l’opposition malgré le fait que la marque de Unilever ne soit pas commercialisée en Hongrie et considérant que Unilever a rapporté la preuve de la notoriété de sa marque.
Iron & Smith fait appel et les juges hongrois demandent à la CJUE :
* est-ce que la notoriété de la marque communautaire est rapportée, aux termes de l’article 4 (3) de la Directive 2008/95/EC, par une notoriété dans un pays (même si ce pays n’est pas celui de la marque nationale attaquée) ?
* est-ce que les critères émis par les juges communautaires relatifs à l’usage d’une marque sont applicables à la question de la notoriété d’une marque ?
* est-ce que le titulaire d’une marque communautaire notoire dans des Etats autres que celui où la marque nationale est attaquée, doit apporter d’autres preuves complémentaires dans le pays en question ?
* si la réponse à la 3ème question est négative, quels sont, tenant compte du fait que la marque communautaire est donc inconnue du public national considéré, les éléments que doit apporter le titulaire de la marque communautaire servant de base à l’opposition (dès lors que l’article 4 (3) contient deux conditions à savoir un usage intensif dans une partie substantielle de l’UE et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu’il leur porte préjudice).
Réponses des juges communautaires :
1/ La notoriété d’une marque communautaire peut être établie par une notoriété dans une partie substantielle de l’UE (cette partie pouvant, dans des cas particuliers, coïncider avec un seul Etat), les règles en matière d’usage de marques n’étant pas pertinentes en la matière.
2/ En l’absence de toute notoriété dans le pays concerné, la marque communautaire notoire dans une partie de l’UE peut bénéficier des dispositions de l’article 4 (3) s’il est prouvé qu’une partie commercialement signifiante du public connaissant la marque, fait un lien entre les 2 marques et, en prenant en compte tous les éléments du dossier, il y a un préjudice réel et présent ou un risque sérieux de préjudice dans le futur.
Qu’en retenir ?
La société qui exploite une marque notoire dans un ou plusieurs pays de l’Union Européenne, a tout intérêt à la protéger sous la forme d’une marque communautaire puis qu’alors cette notoriété pourrait se trouver ipso facto étendue à tout le territoire de l’UE.
Les juges communautaires affirment clairement que les règles régissant l’usage d’une marque ne sont pas pertinentes en matière de notoriété, la prudence s’impose donc !
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