Dans le cadre d’une action en déchéance pour non-usage formée par Ares design, Ferrari a vu sa célèbre marque tridimensionnelle partiellement annulée et de manière très fâcheuse pour les automobiles, pour avoir échoué à rapporter la preuve d’un usage réel et sérieux de sa marque pour ces produits durant la période concernée.
Dans cette affaire, Ferrari a déposé en 2007, une marque UE tridimensionnelle reprenant le modèle de sa mythique 250 GTO en classes 12 (voitures), 25 (vêtements) et 28 (modèles réduits et jouets), sans intention de l’exploiter, aux seules fins de pouvoir empêcher ses concurrents, dont le carrossier Ares design, de produire et de vendre des voitures de construction similaire.
En 2018, Ares design forme une action en déchéance pour non-usage contre la marque UE de Ferrari pour l’intégralité des produits visés au dépôt.
Stratégie payante d’Ares Design et pari inefficace de Ferrari par la marque car l’EUIPO déclare le gérant italien déchu de ses droits de marque sur les courbes de sa mythique 250 GTO, faute pour lui d’avoir rapporté des pièces d’exploitation suffisantes propres à prouver une exploitation commerciale dans la vie des affaires.
Dans son argumentaire en défense devant l’Office européen, Ferrari exposait notamment que la 250 GTO était une voiture de course produite seulement de 1962 à 1964 à une trentaine d’exemplaires, avec un positionnement luxe la destinant à un très marché restreint de collectionneurs, de célébrités et de super-riches et que la 250 GTO était reconnue comme l’une des voitures les plus emblématiques jamais créées, incarnation du style italien dans le monde.
A l’appui de ses dires, Ferrari fournit des preuves d’usage consistant en un tableau Excel interne de chiffres d’affaires des ventes 2015-2018 par pays, des extraits d’articles de presse, magasines ou sites spécialisés en sport automobile associant des images de la voiture 250 GTO, rapport de ventes aux enchères et des ventes privées entre particuliers de la 250 GTO, publications d’éditions anniversaires, photos de la 250 GTO, des factures de vente pour des prestations de maintenance ou de réparation de voiture mais portant les marques 
et 
, attestation d’un journaliste et écrivain certifiant que la 250 GTO est l’une des icônes de l’histoire de la production de Ferrari, entre autres.
Toutefois, Ferrari ne produit aucune preuve de vente de produits portant sur sa marque 3D, pour des automobiles, pendant la période de référence et qui constitue aux yeux des juges une preuve plus que pertinente et essentielle pour justifier d’un usage effectif, réel, sérieux et non équivoque de ce type de produit.
La division d’annulation de l’EUIPO affirme d’après une approche multifactorielle et par une évaluation globale des éléments transmis, que ces pièces attestent seulement que la 250 GTO objet de la marque 3D attaquée n’était plus en production depuis plus de 50 ans, qu’elle n’est plus utilisée sur le marché automobile (excepté pour des modèles réduits de voiture / jouets), et que de surcroit, des transactions par voie d’enchères, privées et par l’intermédiaire de revendeurs, ne sont pas considérées comme un usage de la marque fait par son propriétaire. Elle conclut au caractère insuffisant de ces preuves d’usage.
Enfin, l’EUIPO relève qu’en dépit du symbole qu’elle constituerait auprès du public, l’exploitation rapportée essentiellement par voie de presse n’est pas de nature à faire obstacle à sa déchéance pour les produits pour lesquels la preuve de son usage sérieux ne serait pas rapportée et aucun juste motif de non-usage invoqué.
L’EUIPO martèle une fois de plus que quelle que soit la spécificité du marché, le positionnement produit, perception de la marque ou sa renommée auprès du public etc. le titulaire ne peut s’exonérer de prouver son usage effectif pour la maintenir en vigueur, entendu comme un usage par son titulaire de nature à créer ou maintenir une position commerciale et économique sur le marché en cause.
Raisonnement peu surprenant de l’EUIPO et surtout en phase avec une tendance actuelle de plus en plus exigeante sur l’appréciation de l’usage des marques.
En définitive, le droit agit dans une rigueur implacable, là où la question de la légitimité morale est inopérante.
Reste toutefois à rappeler que Ferrari n’a pas tout perdu dans la bataille et dispose encore d’une double protection subsidiaire :
- Par le droit des marques : sur la base de sa marque tridimensionnelle, Ferrari conserve sa marque 3D pour les miniatures / modèles réduits de véhicules de la classe 28
Sur ce point, la question se pose de savoir si, par capillarité, Ferrari pourrait s’opposer à une marque tridimensionnelle en classe 12 portant sur une forme de voiture approchante de celle de sa 250 GTO en invoquant sa marque tridimensionnelle en classe 28?
- Par le droit d’auteur : rappelons que dans le cadre d’un précédent litige entre les Parties rendu en 2019, le tribunal de Bologne avait reconnu que la 250 GTO répondait à la condition d’originalité et constituait une œuvre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur au sens du droit d’auteur italien. Partant, Ferrari avait gagné sur le terrain du droit d’auteur et Ares design condamné contrefaçon des droits d’auteur de Ferrari.
En tout état de cause, six enseignements objectifs peuvent être, à notre sens, tirés de cette affaire :
1. On constate aujourd’hui qu’une protection efficace de son patrimoine historique (émissions cultes, modèles iconiques dans le secteur automobile) ayant connu un énorme succès dans le passé nécessite de s’interroger sur les bons outils juridiques à combiner ensemble et donc de démarrer la réflexion stratégique bien en amont pour être prêt et ne pas subir d’action sauvage de la part de tiers indélicat (Exemple de Cadbury et de sa célèbre marque de bonbons Treets des années 80).
2. Choix très astucieux d’Ares Design en attaquant sur la déchéance plutôt que la fraude, qui, en étant plus économe de ses moyens (inversion de la charge de la preuve) a maximisé sa capacité d’attaquer dans un second temps sur le caractère frauduleux en cas de décision négative de l’EUIPO.
Il est primordial de toujours rechercher à maximiser les chances de l’emporter tout en réduisant la charge de travail dans le montage du dossier !
3. Attention aux possibles effets pervers des actions en déchéance ou sur le terrain de la mauvaise foi.
Dans le cadre d’une action en déchéance, la marque disparait pour l’avenir, de manière non rétroactive. Dans ce cas, le titulaire pourra toujours intenter une action en contrefaçon pour les faits intervenus dans la période « de grâce » hors période d’usage.
A l’inverse, une action en nullité pour fraude entraine une disparition rétroactive de la marque qui est réputée n’avoir jamais existée
4. Importance de corréler la stratégie de marque, en attaque comme en défense, à celle de l’usage
5. Un dépôt de marque implique nécessairement de s’interroger sur l’usage imminent ou projeté à court terme sur le signe en cause: un dépôt de marque défensif ou un usage éphémère sont des exemples de stratégies inefficaces qui exposent le titulaire de marque !
Rappelons que depuis l’entrée en vigueur de la Loi Pacte, une action en nullité fondée sur un motif absolu (comme la mauvaise foi) peut être intentée par toute personne qui n’a plus à justifier d’un intérêt légitime pour agir…
6. Marque de luxe mythique ou statut légendaire, la renommée n’est pas de nature à faire obstacle à la preuve de l’usage sérieux d’une marque.
Plus largement, les outils à mettre en place pour protéger son fonds historique et les évolutions du secteur automobile (réédition de voitures anciennes, électrification des modèles cultes etc.) constituent des vrais sujets qui méritent de se poser les bonnes questions. Article à suivre donc…
Marine MENY – INLEX IP EXPERTISE