HUGO BOSS c/ BOSS SHOT (Chambre des recours de l’EUIPO 04 mai 2020)
SUPERMAN c/ SUPERZINGS (EUIPO, 7 avril 2020)
S’il est vrai que l’article 8(5) du RMUE permet aux marques de renommées d’étendre leur protection au-delà des produits et services visés par leur libellé, la jurisprudence vient désormais tempérer ce principe.
En effet, cette dernière a dégagé la notion de lien entre les signes, qui est devenu un critère primordial par rapport à celui du préjudice. Si l’on ne peut démontrer que le public sera amené à faire un lien entre les signes en cause au regard des activités de chacun, aucun préjudice ne peut être reconnu.
Cette notion de lien avait été développée au début des années 2000 avec l’arrêt Adidas, puis l’arrêt Intel de la CJUE de 2008 qui précisa, pour la première fois, que celui-ci existait dès lors que le signe postérieur évoque la marque renommée dans l’esprit du public pertinent.
Ce concept vient d’être entériné dans deux affaires récentes, les arrêts HUGO BOSS c/ BOSS SHOT et 
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qui viennent donner un aperçu des guidelines permettant d’établir si ce lien existe ou non, à savoir : le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et services en cause, leur similarité, le degré de renommée de la marque antérieure et l’existence de confusion entre les marques.
Dans la première affaire, HUGO BOSS n’a pas réussi à démontrer l’existence de ce lien entre les signes, BOSS et BOSS SHOT.
L’EUIPO, malgré le degré moyen de similitude entre les signes, estime que les produits concernés, à savoir d’un côté les vêtements (classe 25) et de l’autre les cigarettes électroniques et les arômes alimentaires (classe 34) : « sont non seulement différents, mais concernent également des secteurs de marché très éloignés et non connectés ». Cette différence empêchant l’existence de tout risque de confusion.
Ainsi, plus les produits et services en cause seront différents, plus la renommée de la marque devra être forte pour que le public pertinent puisse faire un lien entre les marques.
Pour SUPERMAN, l’EUIPO reconnait qu’il existe un lien entre les signes malgré le fait qu’ils désignent des classes différentes, classes 16 et 41 d’un côté et classe 28 de l’autre, et que la renommée de la marque n’a été reconnue que pour la classe 16.
En effet, l’EUIPO affirme qu’il est notoire que des entreprises, telles que l’opposante, un éditeur de bandes dessinées, exploitent leur signe par le biais d’accords de marchandisage avec des tiers pour la promotion de produits dérivés. Dans le domaine des comics, ces produits comprennent très souvent des jouets, des jeux et des décorations de Noël, qui entrent tous dans la catégorie des produits désignés par le signe contesté.
Si pour l’affaire Hugo Boss il a été considéré peu probable que le public établisse un lien entre les signes en conflit au regard de différences entre les produits et les secteurs d’activités, pour l’affaire Superman il a été reconnu un lien suffisant pour que l’utilisation de tous les produits litigieux de la classe 28 tirent indûment profit de la réputation de la marque antérieure.
Ces arrêts démontrent qu’il est important, premièrement, de bien choisir la marque et le motif sur lesquels se base l’action et deuxièmement qu’il ne faut pas forcément agir rapidement et attendre que sa marque soit mature pour exercer l’action.
Dans l’affaire HUGO BOSS c/ BOSS SHOT, la marque BOSS est le patronyme du créateur, mais possède également une signification propre, compris par la majorité des gens en UE.
On peut valablement se demander si la décision rendue n’aurait pas été différente pour des marques comme Dior, Chanel ou Vuitton…
Et donc en d’autres termes, est-ce que la forte distinctivité d’une marque renommée ne pourrait pas automatiser le lien dans la tête des consommateurs ?
Laura MOMAL – INLEX IP EXPERTISE
Marie CHARLENT – INLEX IP EXPERTISE