« L’écoute est tout », « durabilité par la qualité », « Burger de niveau supérieur » ; tous ces slogans déposés à titre de marque ont été refusés à l’enregistrement.
L’EUIPO a récemment publié un rapport de recherche de jurisprudence[1] sur ‘le caractère distinctif des slogans’ afin de nous aiguiller sur les critères d’appréciation.
Alors qu’il est de plus en plus dur d’appréhender la position des Offices sur la viabilité d’un dépôt de slogan à titre de marque, l’EUIPO a apporté des précisions et des exemples concrets afin de nous donner des pistes dans cette réflexion pour déterminer notamment la meilleure stratégie à adopter en cas de projet de dépôt de marque d’un slogan.
Ce rapport compile la jurisprudence du Tribunal de l’UE, de la CJUE et des chambres de recours de l’EUIPO et permet d’améliorer la prévisibilité de la position des Offices sur la question.
La difficulté réside dans le fait qu’un slogan véhicule un message promotionnel en relation avec les produits et/ou services désignés, puisqu’en effet les consommateurs n’ont pas l’habitude de déterminer l’origine commerciale de tels produits et/ou services sur la base d’un slogan publicitaire. La frontière est donc ténue entre la simple formule promotionnelle et l’indication de l’origine commerciale (qui peut revêtir un caractère laudatif ou de formule promotionnelle) des produits et/ou services dont il est question puisque l’un n’exclut pas l’autre.
En effet, l’arrêt Vorsprung durch Technik[2] (‘Une longueur d’avance grâce à la technologie’ ou ‘L’avance par la technique’ – en classes 9, 12, 14, 25, 28, 37, 38, 39, 40 et 42) est venu préciser que « le seul fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, en raison de son caractère élogieux, elle pourrait, en principe, être utilisée par d’autres entreprises, ne suffit pas, à lui seul, à conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif ». Un slogan peut fonctionner à la fois comme une formule promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
En bref :
1/ Dans les lignes directrices de l’EUIPO, il est indiqué que la CJUE ne souhaite pas appliquer un traitement plus strict pour les marques-slogans pour l’appréciation du caractère distinctif ;
2/ Par ailleurs, le public pertinent a un niveau d’attention relativement faible (dû au fait que le consommateur ne va pas forcément chercher si, derrière le caractère promotionnel, le slogan ‘désigne une origine commerciale’) ;
3/ S’agissant du caractère distinctif, les affaires Vorsprung durch Technik (affaire C-398/08 P, point 47) et Wir machen das Besondere einfach (affaire T-523/09, point 37 – qui signifie ‘Nous rendons le spécial simple’ – marque considérée comme descriptive en classe 9 pour des logiciels, systèmes informatiques, etc.) nous donnent des critères précis énumérés par la CJUE qui énoncent qu’une marque-slogan peut être considérée comme distinctive si elle :
« – constitue un jeu de mots;
– introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’elle puisse être perçue comme imaginative, surprenante ou inattendue;
– a une originalité ou une résonance particulière; et/ou
– déclenche dans l’esprit du public concerné un processus cognitif ou nécessite un effort d’interprétation »
Mais également en cas de « structures syntaxiques inhabituelles » ou d’ « utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques, tels que l’allitération, les métaphores, la rime et le paradoxe »
Plus récemment encore, le TUE a accueilli le refus formé par la société suédoise Oatly qui s’était vu refuser l’enregistrement de sa marque-slogan « it’s like milk but made for humans[3] » (‘C’est comme du lait mais fait pour les humains’ en classes 18, 25, 29, 30 et 32, notamment pour des boissons à base de lait d’avoine). Le juge européen a procédé à une analyse poussée de ce slogan et a considéré que :
1/ Le signe est composé de deux parties marquées par le terme ‘but’ (mais) lui conférant un double message : (i) les produits commercialisés, bien que comparés au lait, n’en sont pas et (ii) le lait n’est pas destiné aux êtres humains (principe débattu ces dernières années) ;
2/ Le signe dans son ensemble « véhicule un message de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public concerné » ce qui lui confère son caractère distinctif.
Attention toutefois ! Ce n’est pas parce qu’un slogan a certains de ces critères qu’il est pour autant distinctif. C’est le cas de la demande de marque « Wir machen das Besondere einfach[4] » qui a été refusée car « au-delà de l’information promotionnelle selon laquelle les produits en cause rendent simple l’exécution d’une tâche compliquée, [il n’y a aucune] indication d’origine commerciale particulière ».
***
En résumé, un slogan sera considéré comme descriptif s’il est perçu comme une simple formule promotionnelle (et non, cumulativement, comme une indication d’origine commerciale) et a contrario pourra être revêtu d’un caractère distinctif, s’il ‘déclenche un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent qui le rend facile à retenir’.
Cette approche est intéressante car cela rappelle que bien que ces marques ne doivent pas être traitées différemment des autres marques dites ‘classiques’, leur étude est plus complexe et nécessite vraisemblablement une analyse plus poussée car ces dernières sont plus sujettes à des refus !
Notre cabinet est en mesure de vous accompagner pour vos projets de slogans, quels qu’ils soient, afin de mener une réflexion juridique adéquate. N’hésitez pas à nous contacter pour nous en dire plus !
Marion LUCATTINI – Juriste en Propriété Industrielle
[1] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijrLCN2v35AhUNxoUKHdxaDhQQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Feuipo.europa.eu%2Ftunnel-web%2Fsecure%2Fwebdav%2Fguest%2Fdocument_library%2FcontentPdfs%2Fabout_euipo%2Fboards_of_appeal%2Fresearch_reports%2FPublic%2520policy%2520and%2520morality_final_en.pdf&usg=AOvVaw3pT9RW-q99bUrW-5zmjyKm
[2] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=74658&doclang=en
[3] https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-253/20&language=FR
[4] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124990&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1241200