Pour être enregistré à titre de marque, un signe doit être disponible. Avant de procéder au dépôt, il est recommandé d’effectuer une recherche d’antériorités, pourquoi ?
Son objectif est de s’assurer, au préalable, de la disponibilité du signe que vous souhaitez déposer.
5 raisons motivent cette recommandation :
- Détecter les potentiels obstacles à votre projet.
Il peut s’agir d’une marque enregistrée, marque notoire, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine…
Dans les pays de common law, les recherches couvrent les signes utilisés dans le commerce.
Les recherches peuvent également faire remonter des marques phonétiquement identiques inscrites dans d’autres alphabets.
- Evaluer les chances d’obtenir l’enregistrement de la demande de marque
Dans certains pays dits « à citation », les offices vérifient la disponibilité du signe au stade de l’examen (exemples : Etats-Unis, Afrique du Sud, Chine…). En l’absence de recherche d’antériorités, le risque est donc de rencontrer un refus insurmontable.
D’autres offices nationaux / régionaux effectuent seulement un examen formel et un contrôle de la distinctivité. En l’absence de recherche d’antériorités, le risque est donc de rencontrer une opposition.
- Eviter la perte des frais de dépôt.
En cas de refus / d’opposition insurmontable, les frais de dépôt peuvent être perdus.
- Déterminer le risque futur de s’exposer à une action en contrefaçon et/ou concurrence déloyale.
Il est possible que les vérifications de l’office ne soient pas exhaustives ou bien qu’un titulaire de droits antérieurs ne les surveillent pas.
L’enregistrement de la demande de marque n’implique pas d’immunité vis-à-vis du titulaire de droits antérieurs. L’exposition de son exploitation est susceptible d’attirer l’attention du titulaire de droits antérieurs qui pourrait alors réagir.
- Adapter la stratégie de dépôt pour contourner les obstacles.
Déposer n’est pas seulement un acte administratif. Une réflexion plus globale doit être menée pour établir une stratégie juridique délimitant le monopole souhaité.
En fonction des résultats de la recherche, des stratégies de contournement sont possibles (exemples : modification du signe / disclaimers pour s’écarter de marques antérieures / libellé ciblé pour souligner la différence d’activités…)
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner sur le type de recherche pertinent pour votre projet.
Par Paul ANCEJO – CPI