Quelle stratégie juridique à adopter pour les noms de domaine en Afrique ?

Afin de protéger leurs noms de domaine sur les marchés européen, américain ou chinois, les entreprises ont l’habitude d’investir pour défendre ces actifs immatériels.

L’Afrique quant à elle, est une région très disparate compte tenu des différences phénoménales entre les pays, mais dont l’émergence globale sur la toile s’accélère. De nombreux pays africains, marqués par l’impérieuse nécessité d’améliorer l’accès à Internet, ont multiplié les rencontres et les stratégies autour des secteurs technologiques.

L’Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde, comptabilisant 1,2 milliard d’habitants. L’accès à Internet s’étend donc à un large spectre de la population. Et le secteur de la vente en ligne s’étant progressivement répandu, il est désormais possible d’investir sur le digital en Afrique.

Dans un tel contexte, la stratégie de nommage sur Internet ne peut occulter le continent africain.

Récemment, de nombreuses sociétés internationales ont fait face aux violations de leurs noms de domaine par des tiers en Afrique. Il en est ainsi pour la société BMW au Malawi[1] ou pour le groupe BeIn Media au Maroc[2], soulignant l’importance d’être numériquement actif et vigilent en Afrique.

À l’instar d’autres marchés mondiaux, la mise en place d’une stratégie juridique peut être envisagée sous l’angle de l’enregistrement (I) et de la défense et la valorisation (II) des noms de domaine en Afrique.

  1. Enregistrement de noms de domaine en Afrique

L’Afrique est composée de 54 pays, dont chacun dispose d’un domaine de premier niveau national[3] (ccTLD).

Afin de déterminer quel ccTLD enregistrer en Afrique, il est important de vérifier les points suivants :

  • cibler les pays d’intérêt ;
  • s’informer sur le produit intérieur brut (PIB), le nombre d’habitants et le nombre correspondant d’utilisateurs d’Internet[4] par pays ;
  • se renseigner sur les ccTLD les plus populaires en Afrique.

Selon notre expérience, nous avons constaté une demande croissante d’enregistrement de noms de domaine pour les extensions suivantes : .NG (Nigéria), .TZ (Tanzanie), .ZA (Afrique du Sud), .MA (Maroc), .KE (Kenya), .EG (Égypte), .ET (Éthiopie).

Il convient de noter que les conditions d’enregistrement et d’utilisation de ces noms de domaine diffèrent selon les pays :

 
Nigeria .NG– Aucune exigence.– Non conditionné à l’enregistrement d’un nom commercial ou d’une marque.
Tanzanie .TZ– Avoir une entité commerciale enregistrée en Tanzanie (comme une obligation légale pour toute entreprise, organisation gouvernementale et non gouvernementale, société, partenariat…).– Non conditionné à l’enregistrement d’une marque  
Maroc .MA– Être disponible dans la base de données des noms de domaine .MA
– Répondre à certaines contraintes syntaxiques ;
– Ne pas porter atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public, ni être contraire à la morale ou à la décence.
– Non conditionné à l’enregistrement d’un nom commercial ou d’une marque.
Kenya .KE– Aucune exigence.
– Ne pas être identique/similaire à une marque déposée ou à un nom commercial, particulièrement s’il est notoire.
– Non conditionné à l’enregistrement d’un nom commercial ou d’une marque.
Égypte .EG– Conditionné à l’enregistrement d’une marque en Egypte ou l’extension de protection à l’Egypte ;
– Posséder la « Taxation card » ou un certificat  ;
– S’inscrire au registre du commerce ou détenir un certificat de constitution ;
– Détenir une procuration.
 
Éthiopie .ET– Remplir un formulaire de demande portant le cachet de la société requérante ;
– Posséder une licence d’exploitation ;
– Détenir un certificat d’enregistrement à la TVA ; – Obtenir le numéro d’identification fiscale (TIN);
– Signer un contrat avec Ethio Telecom ;
– Fournir la copie de la carte d’identité ou du passeport.
 

Depuis 2017, l’extension « .AFRICA » est accessible au grand public. Cette possibilité s’entend comme une solution rentable, couvrant l’ensemble du continent à moindre coût.

Il convient dès lors de choisir entre l’enregistrement d’un .AFRICA ou d’un ccTLD local, ou de choisir de déposer les deux extensions.

Nous pensons que l’enregistrement d’un ccTLD local présente certains avantages. Le site web affilié à un ccTLD local se positionne notamment parmi les premiers résultats des moteurs de recherche, il détient donc plus de visibilité.

Il est par ailleurs confirmé par nos partenaires locaux que l’extension .AFRICA n’est pas couramment utilisée dans de nombreux pays africains comme au Maroc, en Tanzanie, en Égypte ou en Éthiopie.

  1. Défense et valorisation de votre nom de domaine en Afrique

La surveillance des noms de domaine africains s’entend comme un point primordial dans la protection de l’activité numérique des entreprises.

Nous avons constaté un nombre croissant de cas de cybersquatting en Afrique. Le cybersquatting est une pratique consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque ou à un nom commercial notoire, avec l’intention délibérée de prendre des avantages déloyaux et de discréditer l’entreprise lésée. La partie frauduleuse pourrait prétendre être une des filiales africaines ou un des distributeurs autorisés du propriétaire de la marque.

Pour éviter une telle situation, une stratégie de protection des noms de domaine semble nécessaire. Il convient de vérifier les éléments suivants :

  • Le nom de domaine est-il considéré comme un droit antérieur opposable devant les autorités locales ?
  • Est-il possible de déposer une plainte devant une autorité administrative locale ? Lorsqu’il est possible de déposer une plainte devant les tribunaux, veuillez noter que les procédures judiciaires sont plus longues et onéreuses.
  • Existe-t-il un bureau impliqué dans le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ?

Nous avons sélectionné certaines extensions afin de répondre à ces questions : .NG (Nigéria), .TZ (Tanzanie), .ZA (Afrique du Sud), .MA (Maroc), .KE (Kenya), .EG (Egypte), .ET (Ethiopie).

 Nom de domaine antérieur = droit opposable ?Possibilité de déposer une plainte administrative locale  contre un nom de domaine frauduleux ?Un bureau impliqué dans le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine?
.NGNON
Pour bénéficier d’un droit opposable, la marque et le nom de domaine doivent tous deux être enregistrés.
OUI
Voir la politique de règlement des différends de l’INRA (coûts fixes officiels et calendrier).
NON
La Commission nigériane des communications (CNC) réglemente principalement le secteur des télécommunications, mais elle n’est pas impliquée dans les litiges relatifs aux noms de domaine.
.TZNON
Pour bénéficier d’un droit opposable, la marque et le nom de domaine doivent tous deux être enregistrés.
    OUI
mais il est généralement possible de porter plainte devant le centre d’information du réseau tanzanien   Il est préférable de saisir la Haute Cour de Tanzanie (division commerciale) en cas de litige.
OUI
L’autorité de régulation des communications de Tanzanie (TCRA) est habilitée à mener des procédures administratives et des audiences pour résoudre des problèmes technologiques, des litiges entre transporteurs, des plaintes d’utilisateurs ou d’autres questions.
.ZA    Cela dépend si :
– le nom de domaine est utilisé ;
– le nom de domaine a acquis la notoriété requise sur le marché ;
– le déposant a effectué une demande / un enregistrement de marque est en cours.
    OUI
procédure encadrée dans un délai de 60 à 90 jours à compter du dépôt.
NON
.MANON
Cependant, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), il est fortement recommandé d’enregistrer les noms de domaine en tant que marques.
  OUI
La procédure UDRP du Centre d’arbitrage de l’OMPI pourrait être applicable.   Ou il convient d’intenter une action en revendication de propriété en déposant une action civile devant le tribunal de commerce.
OUI
L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) est habilitée à recevoir et à traiter les plaintes concernant les noms de domaine.
.KEOUI
Pour toute plainte d’un titulaire de marque contre un titulaire de nom de domaine, le plaignant doit démontrer que :
– les deux sont similaires ou identiques ;
– le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine;
– le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
NON
Devant le tribunal ou par voie de médiation/arbitrage.
  NON
Le Kenya Network Information Centre (KENIC) est chargé de la gestion du ccTLD par l’Autorité des communications (CA)
.EGNON  NON
Devant les tribunaux.
OUI
 .ET    NON
Cependant, toute personne engagée dans la commission de pratiques commerciales déloyales est responsable.
NON
Devant les tribunaux.
NON

Si vous avez des questions concernant l’enregistrement ou la défense de votre nom de domaine en Afrique, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@inlexmea.com.

Lou Marec et Wendy Lam, juristes en propriété intellectuelle.

Sous la coordination de Franck Soutoul, partner.


[1] Affaire n° DMW2015-000, Bayerische Motoren Werke AG contre Masakazu/Living By Blue Co., Ltd concernant le nom de domaine litigieux <b.mw> : https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMW2015-0001

[2] Affaire n° DMA2018-0003, BeIN Media Group LLC c. BeforeAds, Mouad Jaafari concernant le nom de domaine litigieux <bein.ma> : https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMA2018-0003

[3] Un domaine de premier niveau national (ccTLD) est un nom de domaine utilisé pour définir un pays ou une zone géographique particulière (source : https://www.techopedia.com/definition/1323/country-code-top-level-domain-cctld)

[4] https://www.statista.com/statistics/505883/number-of-internet-users-in-african-countries/

Arrêt GRIMBERGEN : Kronenbourg dans l’œil du phœnix de la Loi Evin

Déjà affaiblie par une crise sanitaire mondiale sans précédent, la filière des vins et spiritueux connait un nouveau coup dur avec l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 20 mai 2020, publié au Bulletin, interrogeant la conformité de la dernière campagne publicitaire de Grimbergen à Loi Evin. En effet, avec cet arrêt, la Cour de cassation procède à une interprétation extensive de la Loi Evin en affirmant que toute publicité sur les boissons alcooliques doit présenter un caractère objectif et informatif, quelle que soit la caractéristique de la boisson mise en avant, y compris l’origine.

Rappel des faits

Dans cette affaire, l’ANPAA (l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) assigne la société Kronenbourg (exploitant la bière GRIMBERGEN), pour obtenir l’interdiction de la diffusion de deux films intitulés « La légende du Phoenix » et « Les territoires d’une légende », d’un jeu dénommé « Le jeu des territoires » et de publicités comportant le slogan « L’intensité d’une légende ». Ces publicités mettaient en avant l’origine légendaire de la bière en présentant de façon stylisée le mythe du phœnix, emblème de l’abbaye de Grimbergen avec pour toile de fond l’imagerie véhiculée de la très populaire série “Game of Thrones”.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 décembre 2018, avait rejeté l’ensemble des demandes de l’ANPAA, en retenant que le caractère objectif des indications contenues dans la publicité ne s’imposait qu’aux mentions relatives à la couleur du produit et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Sur la base d’une lecture littérale de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique (CSP), la Cour d’appel de Paris avait en effet jugé que « les mentions ne doivent être purement objectives que lorsqu’elles sont relatives à la couleur, aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, ce qui laisse la place à l’imagination des concepteurs des messages publicitaires lorsque la communication porte sur d’autres éléments de communication, tels que l’origine, la dénomination ou la composition du produit ».

Elle en déduisait que « le film de la société Kronenbourg ne peut encourir de critique lorsqu’il décrit l’histoire de l’Abbaye de Grimbergen et vient expliciter le choix qu’elle a fait de son emblème et de sa devise, du fait de ses renaissances successives après de multiples destructions ; que le choix de recourir à un récit narratif évoquant, en premier lieu, ce qu’a été, à travers les âges, le phœnix, emblème de la marque et dont la société Kronenbourg peut faire usage dans sa communication, n’altère nullement le fait que le contenu du message porte sur l’origine du produit ».

En d’autres termes, la Cour d’appel estimait ainsi que l’origine du produit, sa dénomination ou encore sa composition pouvaient être abordées de façon symbolique ou hyperbolique, laissant de la place à la créativité des concepteurs de messages publicitaires. Elle avait par ailleurs soutenu que seule la publicité incitant à une consommation excessive d’alcool était illicite en contrevenant aux objectifs de santé publique fixés par la Loi Evin.

L’ANPAA s’est pourvue en cassation contre cette décision, soutenant que toutes les indications figurant sur les publicités pour boissons alcooliques doivent être informatives et objectives pour être licites.

Revenant à une interprétation stricte des dispositions du CSP, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt d’appel en retenant que « si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l’article L. 3323-4 précité, et présente un caractère objectif et informatif lequel ne concerne donc pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit ».

Ainsi, la Cour de cassation balaye le raisonnement de la Cour d’Appel qui introduisait une distinction en fonction des différents thèmes limitatifs qu’il est possible d’évoquer dans une publicité pour une boisson alcoolique.

Enseignements de l’arrêt

  • En affirmant que la publicité pour des boissons alcooliques doit rester informative et objective, et ce quelle que soit la caractéristique du produit mise en avant, l’arrêt de la cour de cassation apparait à contre-courant de la récente tendance jurisprudentielle plus souple et revient à une vision traditionnellement restrictive de l’interdiction de publicité posée par Loi Evin.

Cette décision marque en effet un tournant suite à un arrêt marquant de 2015 qui présentait au contraire un certain assouplissement dans l’interprétation des dispositions issues de la loi Evin.

Dans cette affaire, les juges avaient validé la campagne promotionnelle du Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB) sous le nom de « Portraits de vignerons ».

Dans sa décision, rendue au visa de l’article L. 3323-4 du CSP, la Cour de Cassation rappelait l’objectif poursuivi par le législateur admettant que « la publicité en faveur d’une boisson alcoolique demeure en principe licite, la loi se bornant, dans un but de prévention d’une consommation excessive, à en limiter ses modalités ; que, par nature, toute publicité ne peut avoir comme objectif que de modifier le comportement de son destinataire en provoquant l’achat du produit présenté, soit en provoquant le désir d’acheter et de consommer ; que la présentation du produit à promouvoir suppose donc que ce dernier, et sa consommation, soient présentés sous un jour favorable et de façon attractive »

  • La Cour de cassation étend le critère d’objectivité et d’information en positionnant un principe général d’objectivité et d’information pour toute publicité en matière d’alcool quel que soit le contenu publicitaire autorisé à l’article L3323-4 du CSP.

Ce dispositif repose sur une interprétation extensive de la Loi Evin, qui rappelons le, demeure à ce jour la plus grande loi de santé publique dont la France se soit dotée et qui pose une interdiction générale de principe pour la publicité des boissons alcoolisées.

En effet, la Loi Evin du 10 janvier 1991 prohibe par principe toute publicité pour l’alcool, sous réserve d’exceptions limitativement autorisées par le code de la santé publique en termes de supports et contenus (articles L.3323-2 et L.3323-4 de ce Code).

Implications concrètes pour les publicitaires en matière d’alcool

Nouveau coup dur pour le secteur des boissons alcoolisées, ce revirement opéré par la cour de cassation limite un peu plus le champ créatif des publicitaires en matière d’alcool.

En définitive, s’il est possible de communiquer notamment sur l’origine du produit ou sur sa composition, ces références doivent donc rester strictement objectives et informatives, et ce, dans le cadre strict des mentions autorisées par la Loi Evin.

L’affaire ayant été renvoyée devant la Cour d’Appel de Versailles, celle-ci devra donc analyser le contenu des films et du jeu litigieux à l’aune de cette interprétation stricte de la Loi Evin. A suivre, donc…

Dans l’intervalle, cette décision risque de susciter un certain nombre d’interrogations de la part des opérateurs du secteur, dont la manière de communiquer laisse finalement peu de place à l’imaginaire. En effet, ces derniers qui devaient déjà faire preuve d’inventivité pour adapter leurs campagnes publicitaires au cadre strict de la Loi Evin, font face à un nouveau casse-tête pour valoriser leurs produits et leur histoire.

Prudence et ingéniosité sont donc de mise pour promouvoir vos boissons alcoolisées sur la base des éléments limitativement autorisés à l’article L. 3323-4 du CSP.

Marine MENY et Marion ALARY – Juristes en propriété intellectuelle – Département Lexwine 

Marques « collectives » : les 6 changements majeurs de la loi PACTE

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte » vient réformer l’organisation très spécifique des marques anciennement dites « collectives simples » et « collectives de certification ».

Le choix de l’un ou l’autre de ce type de marques n’est pas anodin et notamment pour l’exploitation de la marque. Il doit faire l’objet d’une nouvelle réflexion de fond et donc d’arbitrages à faire.

Dans ce cadre, il est important de retenir les 6 changements majeurs suivants :

1- Coexistence de 4 types de marques

Une marque collective simple ou de certification déposée avant l’entrée en vigueur de la Loi Pacte du 9 décembre 2019, demeure régie par les dispositions des articles dans leur rédaction antérieure à celles du décret.

Il n’y a donc pas de processus de transition mais la mise en place d’un double régime avec quatre types de marques :

  • Marque Collective Simple (Régime 1)
  • Marque Collective de Certification (Régime 1)
  • Marque Collective (Régime 2)
  • Marque de garantie (Régime 2)

2- Une accessibilité en apparence plus souple

  • La marque de garantie n’est plus liée au concept de certification : les personnes physiques et les personnes morales y compris de droit public ont accès à ce nouveau type de marque.

En revanche, les syndicats ne devraient pas pouvoir déposer une telle marque.

  • La marque collective, de son côté, est réservée aux seules associations et groupements dotés de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.

Ainsi, les particuliers et les sociétés commerciales en sont exclus.

3- Le règlement d’usage : outil incontournable pour le dépôt et l’exploitation des marques

  • Qu’elle soit de garantie ou collective, les marques doivent être déposées avec un règlement d’usage. Toute modification du règlement d’usage doit être inscrite au RNM.
  • Pour la marque de garantie, le règlement doit indiquer la manière dont le titulaire qui n’est pas un organisme de certification, délivre la garantie, vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l’usage de la marque.

Pour les organismes de certification, le règlement d’usage doit, en plus, mentionner l’attestation d’accréditation.

  • Pour la marque collective, règlement d’usage doit notamment indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque et les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.

4- Possibilité de céder la marque

La marque de garantie est désormais cessible et transmissible. Par ailleurs, si elle a cessé d’être protégée, elle, peut être, à nouveau déposée.

5- Motifs de nullité supplémentaires liés au règlement d’usage/ à l’exploitation

Qu’elle soit de garantie ou collective, la marque peut être attaquée en nullité lorsque son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

La marque peut être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie ou une marque collective.

6- Motifs de déchéance supplémentaires liés au règlement d’usage

Qu’elle soit de garantie ou collective, marque peut être attaquée en déchéance dans les 3 cas suivants (en plus des autres motifs traditionnels de déchéance) :

  • Lorsque le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d’usage ;
  • Lorsque la marque est devenue, en raison de l’usage par les personnes habilitées, susceptible d’induire le public en erreur ;
  • Lorsqu’une modification du règlement d’usage l’a rendu non conforme ou contraire à l’ordre public. 

En résumé, si le régime des marques de garantie et collective semble plus souple d’accès en apparence, le diable se cache dans les détails qui seront pour ces types de marque dans l’établissement du règlement d’usage et le contrôle de l’exploitation des marques.

Pour autant, ces contraintes en font leur valeur spécifique. Il ne s’agit, pas, en effet, de marques commerciales traditionnelles : la marque de garantie a un objectif d’ordre public : la garantie de la conformité du produit et service par rapport à un référentiel. La marque collective garantit le plus souvent une origine géographique ou une qualité spécifique du produit ou service.

Découvrez aussi notre précédent article Marques collectives : la nouvelle donne de la loi pacte.

Affaire SkyKick c/ Sky : Quand la CJUE temporise avec pragmatisme

Retour sur une décision que nous attendions tous.

Pour rappel, cette bataille oppose le géant de la télévision britannique, Sky, et la startup Skykick spécialisée dans les services cloud.

Sur la base de certaines de ses marques SKY, la société éponyme avait attaqué en contrefaçon Skykick. En réponse, cette dernière invoquait le manque de clarté et de précision des libellés des marques opposées, notamment pour le terme « logiciels », ainsi que la mauvaise foi de leur titulaire, qui n’aurait jamais eu l’intention d’utiliser ses marques pour tous les produits et les services visés aux dépôts.

La Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a préféré s’en remettre à la CJUE en posant les questions préjudicielles suivantes :

  • Le manque de clarté et de précision d’un libellé, empêchant ainsi de déterminer précisément l’étendue de la protection conférée par la marque, est-il un motif de nullité de ladite marque ? Dans une telle situation, quid du terme « logiciel » et de sa compatibilité avec la fonction d’indication d’origine de la marque ?
  • La mauvaise foi est-elle caractérisée lorsque l’enregistrement d’une marque a été demandé par un titulaire sans aucune intention de l’utiliser ou seulement pour certains des produits et services visés ? Dans une telle situation, peut-on conclure à une mauvaise foi seulement partielle ?

Dans ses conclusions, qui ont pu être jugées révolutionnaires, l’Avocat Général Tanchev suggérait :

  • Un renforcement du principe de spécialité en proposant que le manque de clarté et de précision puisse être considéré comme contraire à l’ordre public, de sorte qu’une marque puisse être invalidée sur ce fondement.
  • Une appréciation large de la notion de mauvaise foi en avançant que l’intention délibérée d’obtenir des droits sans aucune intention de les utiliser, voire même en vue de bloquer des tiers, caractérisait la mauvaise foi.

Comme évoqué dans notre premier article, ces propositions avaient le mérite de bousculer la pratique du droit de l’Union Européenne en termes d’appréciation des libellés de produits et services, mais laissaient quelques interrogations.

La CJUE est venue clore le débat le 29 janvier dernier dans son arrêt préjudiciel (affaire C-371/18), dont voici notre analyse.

Contenu

A la question portant sur la possibilité de déclarer, en tout ou partie, nulle une marque en raison du manque de clarté et de précision de son libellé, la Cour suit l’avis de l’Avocat Général (AG) et répond par la négative.

En effet, elle précise que les motifs de nullité d’une marque sont limitativement et exhaustivement énumérés par les textes. Dès lors que ces derniers ne font pas mention du défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits et services, la nullité d’une marque ne peut être prononcée sur ce fondement.

En revanche, concernant plus spécifiquement la contrariété à l’ordre public, le juge européen tranche avec les recommandations de l’AG et précise, au point 66 de la décision, que cette notion « ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, telles que la clarté et la précision des termes employés pour désigner les produits ou services visés ».

La Cour rappelle alors simplement que le titulaire d’une marque au libellé large peut être déchu de ses droits pour non-usage à l’issue du délai de 5 ans post-enregistrement en l’absence d’usage sérieux des produits et services (points 69, 70, 71).

Compte-tenu de ce qui précède, la deuxième question préjudicielle, portant sur la conformité du libellé « logiciel » avec l’exigence de clarté et de précision, n’est donc pas tranchée.

Sur les troisième et quatrième questions, portant sur la caractérisation de la mauvaise foi dans le cas d’une marque demandée par un titulaire sans aucune intention de l’utiliser, la Cour confirme que cette notion, qui ne bénéficie d’aucune définition précise, « suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête » (point 74).

Appliqué au contexte du droit des marques, et à la vie des affaires, une telle mauvaise foi est caractérisée dès lors que le titulaire d’une marque n’agit pas « dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte […] aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque », et plus spécifiquement celle d’indication d’origine.

Il est ici précisé que la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt et n’est caractérisée « que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants » permettant de démontrer que le titulaire a sciemment agit dans un but autre que celui du respect de la fonction de la marque.

Le juge reste toutefois pragmatique dans cette appréciation et rappelle que le simple fait que le demandeur n’ait pas d’activité économique correspondant aux produits et services visés dans sa demande lors du dépôt n’est pas suffisant pour caractériser sa mauvaise foi.

Il précise enfin que si la mauvaise foi ne porte que sur une partie des produits et services, alors la marque ne doit être déclarée nulle que pour ces produits et services.

Portée

Si cette décision n’apparait finalement pas si sensationnelle ni révolutionnaire, elle a le mérite de rappeler précisément que les motifs de nullité sont strictement définis par les textes et que la mauvaise foi est une notion relativement souple visant tout comportement allant à l’encontre du respect de la fonction d’indication d’origine de la marque.


Elle s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence actuelle (arrêts Koton C-104/18 P et Monopoly R1849/2017-2 notamment), qui tend à élargir la notion de mauvaise foi en réaction à la problématique des dépôts abusifs.

Toutefois, des libellés larges semblent toujours possibles dès lors qu’ils sont cohérents avec l’activité réelle ou projetée. Par la force des choses, il sera plus simple pour les grands groupes proposant une variété de produits et services de justifier de ce type de libellé que pour des petites sociétés spécialisées dans un seul secteur d’activité.

Concernant les questions du manque de clarté et de précision du libellé, et plus spécifiquement des « logiciels », nous regrettons que le juge ne se soit pas davantage prononcé. A ce jour, le titulaire d’une marque au libellé comportant des termes larges susceptibles de concerner des secteurs variés, tels que les « logiciels », peut donc continuer à bloquer de nouveaux titulaires. 

A notre sens, il serait temps que la pratique européenne s’aligne sur celles d’autres grands territoires tels que les Etats-Unis et mette enfin fin à ce type de libellés accordant des monopoles injustifiés et bloquant le marché. Mais relativisons : reconnaitre une nullité pure et dure pour défaut de clarté et précision du libellé aurait créé une grande incertitude en pratique. Une solution efficace serait de prendre le problème par la racine, à savoir dès l’examen des demandes de marques.

Finalement, si l’adoption d’un dépôt large reste donc toujours possible, il est nécessaire de s’interroger en amont sur sa légitimité et les raisons pour lesquelles il est parfaitement justifié. Du côté de celui qui se voit opposer une marque antérieure au périmètre particulièrement étendu, cette décision confirme qu’une fenêtre de tir est ouverte pour sa défense : remettre en cause le caractère abusif de ce droit antérieur.

***

Depuis, la High Court of Justice, dans sa décision HC-2016-001587 du 29 avril dernier, a pu appliquer les clarifications apportées par la CJUE aux faits de l’affaire.

Sans surprise, le juge britannique considère que le manque de clarté et précision n’est pas un motif sérieux d’invalidité. Il rejette cependant partiellement les marques de Sky pour mauvaise foi pour certains produits et services qu’elle n’avait pas l’intention d’exploiter, en expliquant qu’il n’y avait pas de raison prévisible pour qu’elle le fasse dans le futur, et qu’il s’agissait clairement d’une stratégie intentionnelle d’obtenir une protection large afin de bloquer les tiers.

Dans ce contexte, la Cour a procédé à une spécification des termes liés aux « logiciels », mais considère que le risque de confusion persiste pour les services de “transmission de courriels”, non contestés par Skykick au début de l’affaire. Pour ce terme-là, il existe donc bien un risque de confusion entre les marques Sky et Skykick. La startup, bien que globalement satisfaite de la décision, a indiqué explorer un potentiel appel[1]


[1] https://www.skykick.com/press_releases/sky-trade-marks-held-partly-invalid-on-bad-faith-by-english-court/

European trademark or national trademark…That is the question ! 2

Today, adopting a European trademark “mechanically” can have consequences that would be best to be anticipated.

This article attempts to provide answers to the following questions:

  • Is the EU trademark the best cost/protection ratio?
  • Can the Community trade mark may serve as the basis for an international application filing?
  • Does use in a country alaways make it possible to thwart an action for revocation?

In conclusion, owning or planning to register an EU trademark should no longer be a “reflex” decision, but should be accompanied by a reflection allowing, by making appropriate decisions,  to secure your rights within the EU area.

Collective/ Certification Trademarks : the new deal of the French “PACTE” law

Law No. 2019-486 adopted on May 22, 2019 known as “PACTE law” relating the growth and transformation of companies, reforms the very specific organization of trademarks formerly known as “simple collectives” and “certification collectives”.

Beyond a simple change in terminology which now distinguishes “collective trademarks” and “guarantee trademarks”, this is an upheaval on the subject of authorized holders: the guarantee trademark is no longer linked to the concept of certification on the one hand, individuals and companies are excluded from the collective trademark on the other hand.

Toning down for the first one, restriction for the other. But in both cases, vigilance must be put on the holders regarding the regulations of the use and exploitation of these trademarks. The reasons for rejection, nullity and forfeiture are numerous and are the same for both, thus creating a certain blur reinforced by the transposition methods that are making 4 types of trademarks coexist. Choosing one or the other is not without consequences and must be thought out seriously before being submitted.

Only available in French. Read here.

CHAMPAGNOLA – Another win for Protected Designation of Origin against evocation with respect to non-comparable goods and services

On 17 April, the Board of Appeal of the European Intellectual Property Office (EUIPO) issued an important decision clarifying the extent of evocation in relation to a Protected Designation of Origin (PDO). In this decision, the Board of Appeal upheld the Comité Champagne initial opposition and stated that the contested EUTM application CHAMPAGNOLA must be rejected for all the goods and services in Classes 30 and 40, because the sign represents an evocation of the PDO Champagne. The Board of Appeal points out that a PDO’s evocation may be characterized by similar trademark for similar or different products and services.

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Does the use of a company name or a trade name worth be a trademark use?

In the same vein that the judgment about the trademark Grand Frais, the Cancellation Division of the EUIPO has recently confirmed the cancellation for non-use of the trademark Cactus, a trade name for a supermarket, for cosmetic products. If the use as company name and trade name is admitted, no serious use in the meaning of the trademark law is shown; presented evidence being insufficient. This is the opportunity to remind the notion of serious use according to the trademark law, together with its practical conditions, for example when the litigious sign is used as a company name or a trade name.

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The 9 key points for the launch of your online wine sales site

In these times of confinement, many operators in the wine sector are studying the possibility of developing their own e-commerce site to sell their wines, faced with the disruption of traditional physical outlets (restaurants, wine merchants, etc.). In order to help you take the step in the best conditions, here are the 9 key points that will require particular vigilance.

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