Marques « collectives » : les 6 changements majeurs de la loi PACTE

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte » vient réformer l’organisation très spécifique des marques anciennement dites « collectives simples » et « collectives de certification ».

Le choix de l’un ou l’autre de ce type de marques n’est pas anodin et notamment pour l’exploitation de la marque. Il doit faire l’objet d’une nouvelle réflexion de fond et donc d’arbitrages à faire.

Dans ce cadre, il est important de retenir les 6 changements majeurs suivants :

1- Coexistence de 4 types de marques

Une marque collective simple ou de certification déposée avant l’entrée en vigueur de la Loi Pacte du 9 décembre 2019, demeure régie par les dispositions des articles dans leur rédaction antérieure à celles du décret.

Il n’y a donc pas de processus de transition mais la mise en place d’un double régime avec quatre types de marques :

  • Marque Collective Simple (Régime 1)
  • Marque Collective de Certification (Régime 1)
  • Marque Collective (Régime 2)
  • Marque de garantie (Régime 2)

2- Une accessibilité en apparence plus souple

  • La marque de garantie n’est plus liée au concept de certification : les personnes physiques et les personnes morales y compris de droit public ont accès à ce nouveau type de marque.

En revanche, les syndicats ne devraient pas pouvoir déposer une telle marque.

  • La marque collective, de son côté, est réservée aux seules associations et groupements dotés de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.

Ainsi, les particuliers et les sociétés commerciales en sont exclus.

3- Le règlement d’usage : outil incontournable pour le dépôt et l’exploitation des marques

  • Qu’elle soit de garantie ou collective, les marques doivent être déposées avec un règlement d’usage. Toute modification du règlement d’usage doit être inscrite au RNM.
  • Pour la marque de garantie, le règlement doit indiquer la manière dont le titulaire qui n’est pas un organisme de certification, délivre la garantie, vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l’usage de la marque.

Pour les organismes de certification, le règlement d’usage doit, en plus, mentionner l’attestation d’accréditation.

  • Pour la marque collective, règlement d’usage doit notamment indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque et les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.

4- Possibilité de céder la marque

La marque de garantie est désormais cessible et transmissible. Par ailleurs, si elle a cessé d’être protégée, elle, peut être, à nouveau déposée.

5- Motifs de nullité supplémentaires liés au règlement d’usage/ à l’exploitation

Qu’elle soit de garantie ou collective, la marque peut être attaquée en nullité lorsque son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

La marque peut être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie ou une marque collective.

6- Motifs de déchéance supplémentaires liés au règlement d’usage

Qu’elle soit de garantie ou collective, marque peut être attaquée en déchéance dans les 3 cas suivants (en plus des autres motifs traditionnels de déchéance) :

  • Lorsque le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d’usage ;
  • Lorsque la marque est devenue, en raison de l’usage par les personnes habilitées, susceptible d’induire le public en erreur ;
  • Lorsqu’une modification du règlement d’usage l’a rendu non conforme ou contraire à l’ordre public. 

En résumé, si le régime des marques de garantie et collective semble plus souple d’accès en apparence, le diable se cache dans les détails qui seront pour ces types de marque dans l’établissement du règlement d’usage et le contrôle de l’exploitation des marques.

Pour autant, ces contraintes en font leur valeur spécifique. Il ne s’agit, pas, en effet, de marques commerciales traditionnelles : la marque de garantie a un objectif d’ordre public : la garantie de la conformité du produit et service par rapport à un référentiel. La marque collective garantit le plus souvent une origine géographique ou une qualité spécifique du produit ou service.

Découvrez aussi notre précédent article Marques collectives : la nouvelle donne de la loi pacte.

Affaire SkyKick c/ Sky : Quand la CJUE temporise avec pragmatisme

Retour sur une décision que nous attendions tous.

Pour rappel, cette bataille oppose le géant de la télévision britannique, Sky, et la startup Skykick spécialisée dans les services cloud.

Sur la base de certaines de ses marques SKY, la société éponyme avait attaqué en contrefaçon Skykick. En réponse, cette dernière invoquait le manque de clarté et de précision des libellés des marques opposées, notamment pour le terme « logiciels », ainsi que la mauvaise foi de leur titulaire, qui n’aurait jamais eu l’intention d’utiliser ses marques pour tous les produits et les services visés aux dépôts.

La Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a préféré s’en remettre à la CJUE en posant les questions préjudicielles suivantes :

  • Le manque de clarté et de précision d’un libellé, empêchant ainsi de déterminer précisément l’étendue de la protection conférée par la marque, est-il un motif de nullité de ladite marque ? Dans une telle situation, quid du terme « logiciel » et de sa compatibilité avec la fonction d’indication d’origine de la marque ?
  • La mauvaise foi est-elle caractérisée lorsque l’enregistrement d’une marque a été demandé par un titulaire sans aucune intention de l’utiliser ou seulement pour certains des produits et services visés ? Dans une telle situation, peut-on conclure à une mauvaise foi seulement partielle ?

Dans ses conclusions, qui ont pu être jugées révolutionnaires, l’Avocat Général Tanchev suggérait :

  • Un renforcement du principe de spécialité en proposant que le manque de clarté et de précision puisse être considéré comme contraire à l’ordre public, de sorte qu’une marque puisse être invalidée sur ce fondement.
  • Une appréciation large de la notion de mauvaise foi en avançant que l’intention délibérée d’obtenir des droits sans aucune intention de les utiliser, voire même en vue de bloquer des tiers, caractérisait la mauvaise foi.

Comme évoqué dans notre premier article, ces propositions avaient le mérite de bousculer la pratique du droit de l’Union Européenne en termes d’appréciation des libellés de produits et services, mais laissaient quelques interrogations.

La CJUE est venue clore le débat le 29 janvier dernier dans son arrêt préjudiciel (affaire C-371/18), dont voici notre analyse.

Contenu

A la question portant sur la possibilité de déclarer, en tout ou partie, nulle une marque en raison du manque de clarté et de précision de son libellé, la Cour suit l’avis de l’Avocat Général (AG) et répond par la négative.

En effet, elle précise que les motifs de nullité d’une marque sont limitativement et exhaustivement énumérés par les textes. Dès lors que ces derniers ne font pas mention du défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits et services, la nullité d’une marque ne peut être prononcée sur ce fondement.

En revanche, concernant plus spécifiquement la contrariété à l’ordre public, le juge européen tranche avec les recommandations de l’AG et précise, au point 66 de la décision, que cette notion « ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, telles que la clarté et la précision des termes employés pour désigner les produits ou services visés ».

La Cour rappelle alors simplement que le titulaire d’une marque au libellé large peut être déchu de ses droits pour non-usage à l’issue du délai de 5 ans post-enregistrement en l’absence d’usage sérieux des produits et services (points 69, 70, 71).

Compte-tenu de ce qui précède, la deuxième question préjudicielle, portant sur la conformité du libellé « logiciel » avec l’exigence de clarté et de précision, n’est donc pas tranchée.

Sur les troisième et quatrième questions, portant sur la caractérisation de la mauvaise foi dans le cas d’une marque demandée par un titulaire sans aucune intention de l’utiliser, la Cour confirme que cette notion, qui ne bénéficie d’aucune définition précise, « suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête » (point 74).

Appliqué au contexte du droit des marques, et à la vie des affaires, une telle mauvaise foi est caractérisée dès lors que le titulaire d’une marque n’agit pas « dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte […] aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque », et plus spécifiquement celle d’indication d’origine.

Il est ici précisé que la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt et n’est caractérisée « que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants » permettant de démontrer que le titulaire a sciemment agit dans un but autre que celui du respect de la fonction de la marque.

Le juge reste toutefois pragmatique dans cette appréciation et rappelle que le simple fait que le demandeur n’ait pas d’activité économique correspondant aux produits et services visés dans sa demande lors du dépôt n’est pas suffisant pour caractériser sa mauvaise foi.

Il précise enfin que si la mauvaise foi ne porte que sur une partie des produits et services, alors la marque ne doit être déclarée nulle que pour ces produits et services.

Portée

Si cette décision n’apparait finalement pas si sensationnelle ni révolutionnaire, elle a le mérite de rappeler précisément que les motifs de nullité sont strictement définis par les textes et que la mauvaise foi est une notion relativement souple visant tout comportement allant à l’encontre du respect de la fonction d’indication d’origine de la marque.


Elle s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence actuelle (arrêts Koton C-104/18 P et Monopoly R1849/2017-2 notamment), qui tend à élargir la notion de mauvaise foi en réaction à la problématique des dépôts abusifs.

Toutefois, des libellés larges semblent toujours possibles dès lors qu’ils sont cohérents avec l’activité réelle ou projetée. Par la force des choses, il sera plus simple pour les grands groupes proposant une variété de produits et services de justifier de ce type de libellé que pour des petites sociétés spécialisées dans un seul secteur d’activité.

Concernant les questions du manque de clarté et de précision du libellé, et plus spécifiquement des « logiciels », nous regrettons que le juge ne se soit pas davantage prononcé. A ce jour, le titulaire d’une marque au libellé comportant des termes larges susceptibles de concerner des secteurs variés, tels que les « logiciels », peut donc continuer à bloquer de nouveaux titulaires. 

A notre sens, il serait temps que la pratique européenne s’aligne sur celles d’autres grands territoires tels que les Etats-Unis et mette enfin fin à ce type de libellés accordant des monopoles injustifiés et bloquant le marché. Mais relativisons : reconnaitre une nullité pure et dure pour défaut de clarté et précision du libellé aurait créé une grande incertitude en pratique. Une solution efficace serait de prendre le problème par la racine, à savoir dès l’examen des demandes de marques.

Finalement, si l’adoption d’un dépôt large reste donc toujours possible, il est nécessaire de s’interroger en amont sur sa légitimité et les raisons pour lesquelles il est parfaitement justifié. Du côté de celui qui se voit opposer une marque antérieure au périmètre particulièrement étendu, cette décision confirme qu’une fenêtre de tir est ouverte pour sa défense : remettre en cause le caractère abusif de ce droit antérieur.

***

Depuis, la High Court of Justice, dans sa décision HC-2016-001587 du 29 avril dernier, a pu appliquer les clarifications apportées par la CJUE aux faits de l’affaire.

Sans surprise, le juge britannique considère que le manque de clarté et précision n’est pas un motif sérieux d’invalidité. Il rejette cependant partiellement les marques de Sky pour mauvaise foi pour certains produits et services qu’elle n’avait pas l’intention d’exploiter, en expliquant qu’il n’y avait pas de raison prévisible pour qu’elle le fasse dans le futur, et qu’il s’agissait clairement d’une stratégie intentionnelle d’obtenir une protection large afin de bloquer les tiers.

Dans ce contexte, la Cour a procédé à une spécification des termes liés aux « logiciels », mais considère que le risque de confusion persiste pour les services de “transmission de courriels”, non contestés par Skykick au début de l’affaire. Pour ce terme-là, il existe donc bien un risque de confusion entre les marques Sky et Skykick. La startup, bien que globalement satisfaite de la décision, a indiqué explorer un potentiel appel[1]


[1] https://www.skykick.com/press_releases/sky-trade-marks-held-partly-invalid-on-bad-faith-by-english-court/

European trademark or national trademark…That is the question ! 2

Today, adopting a European trademark “mechanically” can have consequences that would be best to be anticipated.

This article attempts to provide answers to the following questions:

  • Is the EU trademark the best cost/protection ratio?
  • Can the Community trade mark may serve as the basis for an international application filing?
  • Does use in a country alaways make it possible to thwart an action for revocation?

In conclusion, owning or planning to register an EU trademark should no longer be a “reflex” decision, but should be accompanied by a reflection allowing, by making appropriate decisions,  to secure your rights within the EU area.

Collective/ Certification Trademarks : the new deal of the French “PACTE” law

Law No. 2019-486 adopted on May 22, 2019 known as “PACTE law” relating the growth and transformation of companies, reforms the very specific organization of trademarks formerly known as “simple collectives” and “certification collectives”.

Beyond a simple change in terminology which now distinguishes “collective trademarks” and “guarantee trademarks”, this is an upheaval on the subject of authorized holders: the guarantee trademark is no longer linked to the concept of certification on the one hand, individuals and companies are excluded from the collective trademark on the other hand.

Toning down for the first one, restriction for the other. But in both cases, vigilance must be put on the holders regarding the regulations of the use and exploitation of these trademarks. The reasons for rejection, nullity and forfeiture are numerous and are the same for both, thus creating a certain blur reinforced by the transposition methods that are making 4 types of trademarks coexist. Choosing one or the other is not without consequences and must be thought out seriously before being submitted.

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CHAMPAGNOLA – Another win for Protected Designation of Origin against evocation with respect to non-comparable goods and services

On 17 April, the Board of Appeal of the European Intellectual Property Office (EUIPO) issued an important decision clarifying the extent of evocation in relation to a Protected Designation of Origin (PDO). In this decision, the Board of Appeal upheld the Comité Champagne initial opposition and stated that the contested EUTM application CHAMPAGNOLA must be rejected for all the goods and services in Classes 30 and 40, because the sign represents an evocation of the PDO Champagne. The Board of Appeal points out that a PDO’s evocation may be characterized by similar trademark for similar or different products and services.

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Does the use of a company name or a trade name worth be a trademark use?

In the same vein that the judgment about the trademark Grand Frais, the Cancellation Division of the EUIPO has recently confirmed the cancellation for non-use of the trademark Cactus, a trade name for a supermarket, for cosmetic products. If the use as company name and trade name is admitted, no serious use in the meaning of the trademark law is shown; presented evidence being insufficient. This is the opportunity to remind the notion of serious use according to the trademark law, together with its practical conditions, for example when the litigious sign is used as a company name or a trade name.

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Is there any interest in protecting Chinese character marks in the European Union?

According to the EUIPO’s 2018 Annual Report, China is ranked third among the top 10 filing countries (which represent 71.71% of total filings in the European Union). The European Union remains one of the biggest territories of interest for Chinese applicants after the United States and South-East Asia.

We recently noticed a growing demand from Chinese companies for registering Chinese character marks in the European Union. This “behaviour” is surprising, as Chinese companies used to adapt their brand’s name to the countries in which they would be implemented, as European companies do (for example, the French brand Evian became “依云 [Yī yún] in China, and the Chinese company 小米 [xiǎomǐ] became “Xiaomiin Western countries).

The problem with these filings is that European consumers are presumed not to read or understand the Chinese character marks during their purchasing experience and using services. Although the Chinese language is the most spoken in the world, the EUIPO does not consider Chinese speaking people as “a substantial part of consumers in the European Union[1].

This approach leads to the following consequences:

1. Chinese character marks are figurative marks by nature.

According to the EUIPO’s guidelines, the trademarks which are composed of “letters from non-EU alphabets” are figurative marks. Indeed, the EUIPO has consistently held that Chinese characters represent “purely figurative element or ornamental elements[2], “illegible element[3] or “mere calligraphic and abstract signs[4] in the eyes of the European Union’s consumers.

2. At the time of filing, the EUIPO does not request the applicant to provide any description, translation nor transliteration of the Chinese character mark to be filed.

This means that a Chinese character mark, which would have a descriptive signification for a Chinese speaking consumer, could be easily registered in the European Union.

For example, the trademark n° 013334801 is registered for the goods “Tofu or bean curd; Fried tofu pieces [Abura-age]; Freeze-dried tofu pieces [Kohri-dofu]” in class 29, while the English translation of the Chinese characters is Tofu.

3. During opposition proceedings, the EUIPO compares the Chinese marks only from a visual standpoint (without taking into account the pronunciation nor the meaning of the marks).

In the case    vs  (Opposition EUIPO No B 3 064 528, 17/10/2019): The Chinese characters of the earlier marks “汾 酒” are fully included within the contested sign . However, the EUIPO held that the signs were different because of their length, overall structure and display direction (horizontal/vertical).

4. During opposition proceedings, if the trademarks are composed of both Latin word and Chinese characters, the latter would be considered as a secondary element.

For example, in the case LOUIS XIII v (OPP 19-0953/MLE; 27/06/2019):  By making a comparison between the verbal elements “LOUIS XIII” and “LOUIS CANTIR”, the French Intellectual Property Office has held that the signs were different. The Office did not mention the presence of the Chinese characters when comparing the marks, thus giving these figurative elements a secondary position (or even, a non-existent position).

5. Pinyin and Latin equivalent of Chinese characters could play a part in the proof of use of a Chinese character mark in the European Union.

In a recent case[5], the French wine producer Castel Freres received a revocation action against their EUTM  (Pinyin “KASITE”) n°006785109, which has been used in relation with Chinese wines (a niche segment on the French wine market). The EUTM   has been always used by Castel Freres on the label of the wine bottles in association with the following elements: Latin words “DRAGON DE CHINE (Dragon of China in French)”, a picture of dragon and its Pinyin “KA SI TE”.

Below three of the labels of wine provided by Castel Freres:

It is worth mentioning the followings points raised by the EUIPO:

  • When purchasing a bottle of wine showing one of the abovementioned labels, French consumers who are aware of purchasing a Chinese wine are “very likely to understand that “KA SI TE” is the Latin equivalent to the Chinese characters” ;
  • As a result, to assess and determine whether or not the use is genuine, all the invoices provided by the wine company that refer to Pinyin “KA SI TE” which is the transliteration of the Chinese characters could be linked to the EUTM  and must hence be taken into account.

*****

Finally, a summary of legal and commercial advantages/disadvantages when filing a Chinese character marks in the European Union could be presented as follows:

In conclusion, applying for Chinese character marks can neither be perceived as a right nor a wrong filing strategy, as such judgment will always depend on particular context (e.g. kind of products or services concerned, population targeted, whether in B2B or B2C, etc.).

Therefore, from a legal perspective, we consider that there is currently not much sense in filing a wholly Chinese character mark in the European Union.

However, we believe that there is a legal interest in combining both Chinese and Latin characters in the registration or use of a European Union trademark. In that regard, the Chinese characters, even without the Latin ones, could be recognizable and distinguishable by the European consumers (for example, the following part of Uniqlo’s logo “” would easily be recognisable by the non-Japanese speaking consumers). On the other hand, the Latin equivalent of a Chinese mark could be taken into account by the EUIPO when assessing whether the latter has been genuinely used in the European Union by its proprietor (as above-mentioned in the Castel Freres’ recent case).

Due to the increasing expansion of Chinese business activity and tourism in the European Union, along with the important number of Chinese speaking people, we could legitimately imagine some changes in the EUIPO’s practice as well as in European Union Trademark law.

As for instance, we notice that when applying for a figurative trademark before the EUIPO, the platform automatically detects and transcripts some Chinese characters elements of the uploaded picture, as displayed below:

What will be the next steps?

Do not hesitate to contact Inlex Ip Expertise (contact@inlex.com) for further assistance, it would be our pleasure to assist you.

 

Wendy LAM

IP Lawyer

 


[1] Opposition EUIPO No B 3 064 528, 17/10/2019

[2]  OHIM No B 1 196 874, 24/11/2008

[3]  EUIPO Board of Appeal, R 2310/2018-4, 06/08/2019 – Chinese characters, § 25

[4]  EUIPO Board of Appeal, R 2000/2010-4, 03/05/2011 – ‘FORERUNNER’ / ‘FORERUNNER’, § 15; EUIPO Board of Appeal, R 2310/2018-4, 06/08/2019, – Chinese characters, § 24

[5] EUIPO, Cancellation action n° 000022601 C, April 03, 2020. To be continued as the decision is still subject to appeal.

[6] Pinyin is an official tool that defines the pronunciation of each Chinese characters. It represents the official “Latinization” system for Chinese language.

The application of the LCEN to a request for the blocking of sites infringing trademarks

In this decision, the Court of Paris was asked to rule on the question whether the owner of an online counterfeit trademark could base his request to block websites on the basis of Article 6.I.8 of the LCEN or whether, according to the adage “Specialia generalibus derogant”, the existence of a specific basis in trademark law prohibits the application of this law.

Read in French here.