Sur la base de sa marque communautaire HYDRA BRONZER de 2003, l’OREAL a assigné la société GUINOT en contrefaçon et en nullité de sa marque française HYDRA BRONZ.
En réponse, la société GUINOT fait une demande reconventionnelle en nullité de la marque de L’OREAL pour dépôt frauduleux. Peu de temps avant le dépôt par L’OREAL de sa marque communautaire HYDRA BRONZER, GUINOT l’avait contacté afin de requérir la cession à son profit d’une marque HYDRA BRONZE détenue alors par une filiale de L’OREAL dans la mesure o๠cette marque n’apparaissait pas utilisée. Face au refus de L’OREAL de consentir à cette cession, GUINOT a assigné la filiale de L’OREAL en déchéance de ladite marque.
GUINOT s’est finalement désistée de l’instance et la défenderesse a procédé au retrait de sa marque. Le TGI de Paris rappelle les dispositions de l’article 51-1 b) du Règlement communautaire en vertu duquel la marque est déclarée nulle lorsque le demandeur est de mauvais foi et considère qu’au regard du contexte d’espèce, la mauvaise foi de L’OREAL est caractérisée. Le TGI prononce ainsi la nullité de la marque communautaire de L’OREAL. Au soutien de sa décision le TGI rappelle que la mauvaise foi d’un déposant est caractérisée lorsque : 1. Le déposant avait connaissance au jour de son dépôt de la marque, de l’intention du tiers de déposer le signe en cause à titre de marque.
En l’espèce, L’OREAL ne pouvait ignorer la volonté de GUINOT de déposer la marque HYDRA BRONZ compte tenu de sa proposition de rachat de la marque de sa filiale. 2. La fonction de la marque est détournée. En l’espèce, L’OREAL qui gère le portefeuille de sa filiale ne pouvait ignorer le peu d’intérêt que celle-ci attache à la marque HYDRA BRONZ puisque celle-ci n’est pas utilisée. Dès lors, le dépôt par L’OREAL de la marque communautaire HYDRA BRONZER avait uniquement pour objectif d’empêcher GUINOT d’utiliser la dénomination HYDRA BRONZ, ce qui contrevient à la fonction de la marque qui est d’identifier des produits et services.