Le projet de réforme du droit des marques communautaires ou « Paquet Marque » a été adopté le 15 décembre 2015 par le Parlement européen. Après deux ans de discussions interinstitutionnelles, cette réforme a pour but d’harmoniser et surtout de moderniser les procédures en droit des marques qui auront des conséquences importantes sur notre droit, et aura un double impact :
- sur la marque communautaire (via le Règlement (CE) No 40/94 du 20 décembre 1993)
- sur les marques nationales (via la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008)
Si ce projet maintient le principe de la coexistence des deux systèmes de protection des marques (nationales et communautaires), celui-ci uniformise également les procédures nationales sur le système des procédures communautaires. Ainsi, les principales avancées de cette réforme réside dans les points suivants :
- Modification du Règlement (CE) No 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Sur la forme : la 1ère modification de la réforme réside dans le changement de terminologie. Désormais, il conviendra de parler de « marque européenne » (et non plus de marque communautaire) et de Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (et non plus de l’Office de l’Harmonisation pour le Marché Intérieur). L’appellation OHMI se transformera vraisemblablement en OUEPI.
- Suppression de l’exigence de représentation graphique: cette importante modification a pour obectif de faciliter l’enregistrement des marques sonores, olfactives, gustatives ou hologramme.
- Mise en place d’un nouveau système de taxes par classe : l’enregistrement et le renouvellement des marques pourront se faire sur la base d’une 1ère classe puis par classe suppplémentaire. Ainsi, le forfait actuel des « 3 classes » sera abrogé afin de permettre un désengorgement des registres et une réduction des frais de dépôt ou de renouvellement.
Ce nouveau Règlement entrera en vigueur le 23 mars 2016.
- Modification de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008
1/ Sur le système des dépôts/Renouvellement
- La protection des marques sera désormais limitée à la liste des produits ou services visés tels que visés dans la demande (il ne sera plus possible de revendiquer l’ensemble des produits relevant de la catégorie générale de la classe) : cette modification est l’application de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 juin 2012, « IP TRANSLATOR ».
- A l’instar des modification prévues pour l’OHMI, chaque Office devra prévoir un système de taxes par classe (abrogation du système forfaitaire).
- Chaque Office national devra informer le titulaire de la marque de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant son échéance.
2/ Sur les procédures litigeuses
- Tous les Offices devront prévoir la possibilité pour un tiers de déposer des observations à l’enregistrement d’une marque.
- La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque devient obligatoire pour tous les Etats membres et devra intervenir avant l’enregistrement définitif de la marque.
- Chaque état doit prévoit une procédure administrative d’annulation ou de déchéance, qui permettra aux tiers de demander la nullité ou la déchéance d’une marque à l’office national : cette modification aura un impact important sur la gestion des marques puisqu’elle facilitera ce type de demande en annulation (tant en terme de coûts que de délais puisque aujourd’hui seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour ce type de demande).
- Il sera possible dans le cadre d’une procédure d’opposition de se fonder sur plusieurs marques et sur plusieurs droits : dénomination sociale, droit d’auteur, nom de domaine, marque de renommée (et pas seulement notoire)…
- Dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’usage des marques invoquées devra être prouvé, le cas échéant, pour chacun des produits et services invoqués (et non plus comme c’est le cas actuellement devant l’INPI pour un seul des produits et services visés).
- Le système de suspension de procédure sur demande conjointe des parties pour leur permettre de négocier un éventuel règlement amiable devient obligatoire pour un délai minimum de deux mois.
3/ Dispositions Diverses
- La réforme prévoit le cas particulier des marques notoires qui font l’objet d’une reproduction dans un dictionnaire : selon la Directive, cette mention est un indice du carcatère générique de la marque et son titulaire a l’obligation de contacter l’éditeur pour demander l’insertion dans le dictionnaire de la mention « marque enregistrée ».
- Il est prévu que le transfert d’ une entreprise dans sa totalité implique également le transfert de la marque.
- La Directive consacre la jurisprudence Interflora (Cour de justice du 22 septembre 2011) sur la reprise d’une marque dans les résultats d’annonce sur les moteurs de recherches en permettant aux titulaires de réagir lorsqu’« il s’agit d’un usage qui donne l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque ».
- La possibilité pour les titulaires de marque de demander la saisie de marchandises contrefaisantes en transit en Union européenne grâce à des mesures douanières, alors même que ces marchandises proviennent d’un pays dans lequel la marque n’est pas protégée. La saisie ne pourra être levée que si le propriétaire des marchandises prouve qu’elles sont destinées à un pays tiers dans lequel la marque n’est pas protégée. La charge de la preuve sera dorénavant renversée et pèsera sur le propriétaire des marchandises.
- La réforme prévoit également le droit d’agir en cas d’actes de contrefaçon préparatoires, ce qui a principalement pour but de viser par exemple, l’utilisation des packaging, emballages, étiquettes ou tout support sur lequel la marque contrefaisante sera apposée, et ce même si ces conditionnements sont vides.
- Il est enfin prévu la possibilité de déposer une marque de garantie ou de certification dès lors que le déposant n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
Les États membres ont 3 ans pour transposer les dispositions de cette nouvelle Directive (2019), à l’exception des dispositions relative à la procédure administrative de déchéance et de nullité dont le délai de transposition sera de 7 ans compte-tenu des changements importants que cela entraine.
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