LE FOURNIL AUTHENTIQUE, boulanger-pâtissier de la commune de Lège-Cap-Ferret, est connu sur la presqu’ile pour ses chouquettes à la crème nommées « DUNES BLANCHES », en référence à la Dune du Pilat.
Le pâtissier est d’ailleurs titulaire de la marque française verbale DUNE BLANCHE déposée et enregistrée le 28 juillet 2009 pour des pâtisseries et chouquette garnie.
LE FOURNIL AUTHENTIQUE s’efforce de lutter contre les usages du terme « DUNE » pour des chouquettes à la crème et en particulier, par la société LE CAKE BORDELAIS qui propose des chouquettes similaires sous le nom « DUNES BY DAVID ».
Cette dernière est licenciée inscrite des deux marques françaises verbales et semi-figuratives DUNES BY DAVID déposées et enregistrées le 12 octobre 2012 notamment pour des pâtisseries, gâteaux de type sucrés ou salés.
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Le 17 janvier 2014, à la suite d’une saisie-contrefaçon, LE FOURNIL AUTHENTIQUE assigne LE CAKE BORDELAIS ainsi que son gérant en contrefaçon de sa marque DUNE BLANCHE et en concurrence déloyale.
Dans un premier temps, le TGI de Bordeaux, par jugement du 28 novembre 2017 retient l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur entre les marques DUNE BLANCHE et DUNES BY DAVID.
Il reconnait dès lors les actes de contrefaçon par imitation de la marque DUNE BLANCHE et annule les marques françaises DUNES BY DAVID.
La société LE CAKE BORDELAIS et son gérant forment appel de ce jugement et sollicitent reconventionnellement la nullité de la marque DUNE BLANCHE à titre principal pour fraude et à titre subsidiaire pour dégénérescence.
Rappelons qu’en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), la victime d’un dépôt frauduleux est habilitée à en obtenir l’annulation sous réserve d’apporter la preuve que les conditions suivantes sont réunies :
- La connaissance qu’a le déposant des droits ou de l’usage antérieur du signe par un (ou des) tiers au moment du dépôt ;
- L’intention de nuire au moment du dépôt (qui se confond parfois avec la connaissance de l’usage antérieur).
Par un arrêt du 18 décembre 2018, La Cour d’appel de Bordeaux infirme le jugement du TGI et prononce la nullité de la marque DUNE BLANCHE pour fraude, au motif que :
- « La dune est présentée comme une spécialité pâtissière bordelaise au même titre que le canelé et ce nom étant largement usité par de nombreux pâtissiers de Bordeaux et de sa région »
- « Le terme DUNE était devenu générique au moment du dépôt de la marque DUNE BLANCHE »
- « En déposant une marque qui avait pour effet de lui permettre de s’approprier le terme DUNE, la société LE FOURNIL AUTHENTIQUE a eu pour objectif de faire obstacle à son usage sur le secteur d’activité (pâtisserie fraiche à destination des particuliers)»
- « Cette marque a été déposée frauduleusement aux dépenses des droits des tiers »
L’intention frauduleuse ressortirait par ailleurs d’une déclaration de presse à la suite de la procédure de première instance liant le nom du produit à la marque : « l’important est que [LE FOURNIL AUTHENTIQUE] soit reconnu comme l’inventeur des dunes ».
En tout état de cause, et surabondamment, la Cour estime que demande en dégénérescence apparait fondée.
Arroseur arrosé, LE FOURNIL AUTHENTIQUE perd sa marque française pour fraude.
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Ce qu’il faut retenir :
Il n’existe pas de « bonnes » ou de « mauvaises » marques : en effet, de nombreuses marques faiblement distinctives sont appréhendées par le consommateur comme de véritables marques remplissant la fonction de garantie d’origine des produits et services (telles que par exemple, VENTE-PRIVEE.COM pour des services de vente en ligne ou CARRE BLANC pour du linge de maison).
En revanche, l’adoption d’une marque faiblement distinctive nécessite un certain nombre de bonnes pratiques afin d’éviter une perte de droit, notamment :
- Travailler en amont la forme de dépôt de sa marque en vue de lui conférer un surcroit de caractère distinctif ;
- Être vigilant sur la communication faite autour de sa marque qui peut être créatrice ou destructrice de droit ;
- L’exploiter à titre de marque, et ne pas contribuer à lier la marque au nom du produit, en associant par exemple systématiquement la marque à la désignation usuelle du produit dans toute communication au public ;
- Lutter contre tout usage usuel effectué par des tiers ;
- Choisir le bon moment pour déclencher les hostilités, notamment lorsque le signe aura pu acquérir un certain degré de caractère distinctif par l’usage et, par ailleurs cibler le « bon dossier » pour opposer son droit.
Nous pouvons éventuellement regretter que la Cour d’Appel n’ait pas davantage développé, dans son Arrêt, les éléments de faits lui permettant d’établir que le demandeur avait connaissance de l’usage généralisé du terme « Dune » au moment du dépôt de sa marque le 28 juillet 2009.
Ce jugement pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation, la guerre des pâtissiers n’est peut-être pas terminée.
Affaire à suivre donc !