La question est de savoir si le choix d’une protection de marque dans un pays étranger selon la loi nationale ou internationale (Arrangement de Madrid) dépend uniquement de considérations de coûts ou, au contraire, s’il existe des raisons d’ordre juridique et structurelles qui peuvent recommander tel ou tel type de dépôt.
Cette dernière témoigne de la concurrence entre les deux systèmes et nécessite dès lors une réflexion, au cas par cas, en fonction des marques et des pays concernés, des avantages et inconvénients de chacun d’eux.
Car, dans la plupart du temps, le juriste, conseil ou d’entreprise, privilégie le système de l’Arrangement de Madrid, uniquement pour des raisons de coûts (moins onéreux à partir d’un nombre minimum de pays). Or, il fait l’impasse sur un certain nombre de considérations juridiques ou pragmatiques qui peuvent, selon les cas, faire pencher la balance vers un dépôt national.
Quelles sont ces considérations ?
Des raisons structurelles liées au système de l’Arrangement de Madrid :
En effet, le timing des enregistrements de marques suivant l’Arrangement de Madrid est assez mécanique : dépôt de la marque dans le pays d’origine puis formulaire de dépôt international déposé auprès de l’OMPI dans les 6 mois (et au plus court dans les 4 mois du dépôt dans le pays d’origine pour avoir une certaine prévisibilité de son enregistrement) puis examen par les offices nationaux dans les 12 à 18 mois.
Au final, d’un point de vue administratif, on constate :
- Que l’on ne dispose d’aucun titre de dépôt OMPI avant au moins 6 mois après la demande (soit 10 à 12 mois après le dépôt français)
- Que par ailleurs, l’OMPI est très lent à donner un numéro de marque internationale
- Que cette extension internationale dans les pays revendiqués est invisible pendant ces 10 à 12 mois.
Concrètement, cela implique, durant toute cette période, la non-connaissance de l’extension par l’administration locale qui ne peut donc citer cette marque comme antériorité à un dépôt postérieur ; Et aussi par un déposant postérieur qui peut donc, de bonne foi, lancer une activité sous le nom confusant, obligeant le propriétaire de la marque internationale à saisir les juridictions civiles dès la publication de sa marque pour mettre fin au contexte confusant, soit attendre l’enregistrement de la marque seconde pour engager une action en nullité si celle-ci est possible dans le pays concerné.
Cette invisibilité qui fait qu’un déposant tiers pourra de bonne foi lancer son business dans son pays et ainsi « griller la politesse » au déposant de marque internationale, est lourde de conséquences économiques lorsque le lancement de la marque doit s’accompagner d’une certaine fraicheur marketing ou encore lorsque l’on intervient dans un secteur lourdement réglementé (domaine pharmaceutique avec les AMM, domaine boursier, etc.).
Par ailleurs, le système de la marque internationale veut que l’extension soit identique du point de vue du signe en tous points avec la marque de base et identique ou plus restrictive du point de vue des activités revendiquées. Ce système ne permet donc pas des dépôts « à la carte » pour tenir compte de situations particulières (exemple : des antériorités dans un pays qui justifieraient un dépôt semi-figuratif alors que la marque de base est une marque verbale, un libellé de produits et services très adapté à la pratique locale).
Aussi, ce système qui, au moment du dépôt peut paraître moins onéreux, s’avérera dans certains cas finalement plus chronophage et coûteux qu’envisagé, et même que des dépôts nationaux ciblés.
Et bien sûr, il faut tenir compte de la fragilité intrinsèque des marques liée au système de l’Arrangement de Madrid du fait de l’attaque centrale : la marque internationale est, en effet, dépendante de la marque de base pendant 5 ans et tout évènement affectant cette dernière (limitation, radiation) dans la période considérée affecte immédiatement la marque internationale.
Des raisons structurelles liées aux marques nationales :
Il arrive que l’on ait besoin d’un enregistrement de marque dans un pays rapidement. Les cas sont d’ailleurs nombreux et variés mais l’idée omniprésente à un tel besoin est soit la préservation du business (action en contrefaçon) soit son développement (par exemple, acceptation d’une marque sur une plateforme de e-commerce en Chine).
Or, certains Etats ont en place des délais de traitement bien plus longs qu’il s’agisse des marques internationales ou des marques nationales, comme par exemple le Japon, ce qui grève le recours à leur désignation via la marque internationale.
Les difficultés de l’OMPI à faire augmenter ses parts de marché malgré une couverture géographique plus large reflètent sa situation de concurrence avec les offices nationaux, motivés par les enjeux des taxes.
Pour renforcer ce trait et tirer leurs épingles du jeu, d’autres pays ont même mis en place des procédures nationales d’enregistrement accélérées ; c’est le cas par exemple récemment en Inde, Russie et au Benelux.
Dans un certain nombre de pays (USA, Canada, Russie, Chine, etc.), l’administration procède à un examen des antériorités et a la capacité juridique de citer des marques proches du dépôt qu’elle examine. Ce système est très avantageux car il constitue un bonus au dépôt (pour être cité contre un dépôt encore faut-il être déposé !) et permet des économies (l’on peut éviter de faire les frais d’une opposition). Or, comme la marque internationale a une certaine latence (10 à 12 mois) avant d’être visible, il existe un cône d’ombre pendant lequel le déposant de la marque internationale ne peut bénéficier de cet avantage.
Des particularismes locaux :
Si les principes juridiques de la Propriété Industrielle sont communément partagés au niveau mondial, il existe un panel extrêmement large de singularités locales. Le but ici n’est pas d’en faire un recensement mais juste de citer deux exemples qui montrent qu’un dépôt international n’a pas le même impact qu’une marque nationale.
Ainsi, en Chine, les tribunaux, surtout dans de petites villes de province, n’ont aucune connaissance linguistique en dehors du chinois. Or, le titre d’enregistrement émis par l’OMPI est édité en latin, ce qui suppose donc, pour engager par exemple une saisie-contrefaçon, attaquer un tiers en justice, etc. de faire établir une traduction assermentée dudit titre d’enregistrement. Ceci ralentit donc les démarches et engendre des frais supplémentaires surtout quand le document doit, en outre, être légalisé.
En OAPI, certains tribunaux africains soulèvent la non-conformité du titre d’enregistrement OAPI obtenu via l’Arrangement de Madrid lorsqu’il couvre à la fois des classes de produits et de services en car les accords de Bangui stipulent qu’un même dépôt OAPI ne peut viser ces deux catégories.
Que retenir au final ?
Si l’on a un projet de commercialisation locale à l’étranger à court ou très moyen terme, il n’y a pas de doute qu’il faut privilégier la protection par la voie nationale qui permet :
- d’être visible plus rapidement sur les registres locaux (permettant ainsi à des tiers de prendre connaissance de l’existence de la marque et s’en éloigner, permettant à l’administration locale de la prendre en compte pour citation éventuelle),
- de bénéficier d’un titre de dépôt puis d’enregistrement émis en langue locale (ce qui évitera des dépenses de traduction et de légalisation et, surtout, donnera une capacité optimum de réactivité en cas de contrefaçon)
- d’adapter plus finement la marque nationale à des considérations locales (complexifier le signe en cas d’antériorités locales, adapter le libellé aux pratiques nationales, etc.)
La marque internationale restant bien sûr un formidable instrument, très efficace et peu coûteux, de protection dans le cadre de prise de position sur un moyen terme.
Eric Schahl / Clotilde Piednoël