La Cour de Cassation a approuvé l’arrêt selon lequel les marque SOBIESKI et JAN SOBIESKI enregistrées pour de la vodka constituaient des motifs définitifs d’annulation de trois enregistrements de JAN SOBIESKI III pour des produits du tabac.
Le grief déterminant n’est pas la contrefaçon, ni l’indisponibilité , mais l’interdiction d’utiliser une marque du tabac pour des produits différents. Le rejet du pourvoi confirme que le dépôt pour des produits du tabac est susceptible d’annulation quand préexiste une marque identique ou similaire pour des produits différents. En effet l’usage de la marque la plus récente pour du tabac implique que l’usage de l’antériorité dans son propre domaine constituerait une publicité indirecte prohibée pour le tabac. C’est donc l’atteinte au droit d’utilisation et de communication de la marque antérieure qui est sanctionnée.
On note que le titulaire de la marque antérieure n’a pas à attendre la mise en exploitation de la marque du tabac pour en demander l’annulation. Voici la confirmation d’un autre « french paradoxe » : pour ne pas encourir l’interdiction d’utiliser sa marque et de communiquer, le titulaire de l’antériorité doit dans l’hypothèse o๠apparaît une marque postérieure identique ou similaire désignant du tabac requérir l’annulation de celle-ci.
Le paradoxe de cette affaire réside lui dans le fait que la marque antérieure désigne une boisson alcoolique, produit qui entraîne les mêmes restrictions que celles des marques du tabac en matière de publicité.L’annulation de la marque antérieure avait seulement pour objet de lui conserver son très étroit champ de communication concédé par la même loi . Il aurait été intéressant que soit dans cette affaire posée les questions : de la coexistence de marques prêtant à confusion pour ces produits non similaires mais dont la communication est régie par des textes identiques,ou encore de la possibilité pour le déposant de la marque du tabac d’objecter la turpitude des produits alcooliques de la marque antérieure pour faire débouter le demandeur. Le demandeur a préféré s’appuyer sur la jurisprudence existante du préjudice causé à son droit, au moins nous a-t-il permis d’en avoir confirmation au plus haut niveau. CASS.Comm.19 12 2006 : Pourvoi BAT GROUP Poland sp. ZO.O