Le système britannique avait ceci de particulier qu’il permettait à l’office de refuser l’enregistrement d’une demande de marque malgré l’accord des parties, s’il estimait qu’il existait un risque de confusion préjudiciable au consommateur.
L’harmonisation communautaire a fait perdre à l’office des prérogatives sur l’examen d’antériorités.
Une première réforme de 1994 prévoyait déjà qu’un consentement du titulaire de l’antériorité permettait de surmonter la citation La nouvelle réforme, en vigueur depuis le 1er octobre 2007, dispose que l’office ne peut plus disposer seul du rejet au stade de l’examen L’EXAMEN D’ANTERIORITE SUBSISTE MAIS LES PREROGATIVES DE L’OFFICE SE LIMITENT A INFORMER LE DEPOSANT PUIS L’OPPOSANT EVENTUEL : L’examinateur continue à objecter des antériorités au stade de l’examen de la demande, toutefois celles-ci ne sont pas de nature à empêcher l’enregistrement de par leur seule citation. Le déposant peut obtenir l’abandon de la citation par la radiation des produits similaires, la production du consentement du titulaire des droits antérieurs, ou le retrait de sa demande Faute de satisfaction de l’une de ces 3 conditions, l’examinateur publiera la demande aux fins d’opposition et informera les titulaires des marques antérieures qu’il a citées Ceux-ci décident dans le délai imparti de l’opportunité d’une opposition. Ainsi l’office perd l’initiative de la décision définitive sur les antériorités qu’il a citées dans la phase précédant l’opposition .
Sur ce point la procédure britannique se rapproche beaucoup des procédures d’examen des autres pays et notamment du système communautaire La notification de la publication ne concernera que les titulaires de marques britanniques ou d’enregistrements internationaux désignant la Grande Bretagne. En ce qui concerne les marques communautaires ou internationales désignant l’Union Européenne, il appartient donc à leur titulaire de surveiller les dépôts en Grande Bretagne pour être informés des publications et le cas échéant, former opposition. Les nouvelles dispositions leur offrent également la possibilité, moyennant paiement d’une taxe tous les trois ans, de bénéficier du régime des marques locales .
APPRECIATION CRITIQUE DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS : Le nouvel examen britannique se rapproche ainsi des systèmes des autres pays de l’Union Européenne en offrant au seul titulaire de marques antérieures la possibilité de s’opposer à la demande Le rôle dévolu à l’office britannique se limite à l’information des parties et à la résolution des litiges nés d’une opposition La procédure d’opposition va ainsi prendre une place naturellement plus importante dans la procédure d’examen de marques britanniques. Dès lors, on pourrait prodiguer les conseils et avis suivants :
– Au déposant :
– Même si l’office britannique effectue une recherche d’antériorité, il est toujours préférable d’en effectuer une préalablement au dépôt car, d’une part, tous les droits opposables ne sont pas cités, et, d’autre part, le délai de deux mois pour répondre à la citation d’office est court et laisse peu de temps avant la publication pour décider de radier les produits litigieux ou de négocier un consentement ou de prendre des informations sur l’usage des antériorités.
– Ne pas attendre la notification de la publication par l’office à l’opposant éventuel pour contacter celui-ci , car psychologiquement ce mode d’information s’apparente à une invitation à faire opposition .
– Ne revendiquer que les produits ou services strictement nécessaires pour ne donner qu’une prise minimale aux citations et oppositions – Au titulaire des droits antérieurs : Le titulaire des droits antérieurs n’intervenait qu’après la censure de l’office, désormais il aura à décider d’intervenir et à en supporter les coûts dans tous les cas
– Qu’il n’hésite pas à utiliser la possibilité offerte d’inscrire sa marque communautaire ou désignant l’OHMI dans le registre britannique pour bénéficier des bons soins de l’office – Cette notification ne dispense nullement l’ensemble des titulaires de droits antérieurs de disposer d’une surveillance sérieuse leur permettant d’être informés au plus tôt des demandes britanniques.
CONCLUSION D’un point de vue global , cette réforme devrait accélérer l’examen dans la phase précédant la publication .Elle permet que les deux parties soient entendues en même temps ce qui est plus équitable. Par ailleurs, elle amène l’office britannique à privilégier son rôle d’arbitre entre le déposant et l’opposant.