(TGI PARIS, 25 mai 2007, Sté Jean-Paul Gaultier / Sté Natalys et Sté Double V) La société Jean-Paul Gaultier est le licencié exclusif de la société Gaulme, titulaire d’une marque FRAGILE pour désigner notamment des vêtements.
Ces dernières assignèrent pour contrefaçon les sociétés Natalys, qui commercialisait des T-shirt pour femmes enceintes sur lesquels était inscrite la dénomination FRAGILE , et Double V, marque sous laquelle était vendus lesdits vêtements.
Moyen de défense classique et souvent efficace, les sociétés Natalys et Double V demandèrent de manière reconventionnelle la déchéance de la marque FRAGILE pour défaut d’exploitation.
En faisant droit à la demande des sociétés Gaulme et JPG, ce présent arrêt apporte des précisions sur les preuves d’exploitation validant l’usage d’une marque, sur l’utilisation d’une dénomination à titre de marque et sur la responsabilité des différents intervenants dans la commercialisation des produits (fabricants et commerçants).
Les juges du fond ont en effet:
– reconnu un usage de la dénomination FRAGILE à titre de marque : les juges estiment qu’en apposant la dénomination FRAGILE sur les t-shirt, la société Natalys a bien effectué une utilisation à titre de marque, et non dans un sens courant pour évoquer le caractère fragile de l’enfant à naître, dans la mesure où cette utilisation permet d’identifier les vêtements pour femmes enceintes commercialisés par la défenderesse.
– rejeté la déchéance de la marque antérieure: les demandeurs ont apporté la preuve de seulement 210 produits revêtus de la marque FRAGILE vendus sur une période de 5 ans, permettant selon les juges de valider l’usage sérieux de cette marque compte-tenu la spécificité du secteur du luxe, marché nécessairement restreint de la haute couture et du prêt-à -porter haut de gamme.
– condamné les sociétés défenderesses à verser au seul titulaire de la marque, la société Gaulme, (son licencié, la société Jean-Paul Gaultier, n’ayant pas apporté la preuve d’un préjudicie au titre de la contrefaçon), une indemnité de 10 000 euros au titre de la contrefaçon par reproduction.
Les fabricants et commerçants doivent s’assurer que le terme utilisé ou repris sur leur produit est bien libre de droit. Il est en effet indispensable de vérifier la disponibilité de l’élément reproduit sauf à s’exposer aux risques d’une action en contrefaçon, à l’instar de la société Zara qui s’est récemment faîte condamner pour contrefaçon en reproduisant sur des T-shirts le terme FREE, marque appartenant à la société éponyme (Cour d’Appel de Paris, 22 décembre 2006, Zara c/ Free).
Céline BAILLET – Conseil en Propriété Industrielle – Inlex IP Expertise