La forme du produit ou de son packaging peuvent être déposés comme marque. Les dispositions Françaises et Communautaires s’accordent sur ce point en les énonçant au titre des signes susceptibles de constituer une marque. En pratique, le caractère distinctif et la poursuite d’un effet technique demeurent toutefois les motifs de refus d’enregistrement les plus rencontrés pour les marques tridimentionnelles.
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Le test de la distinctivité
La nécessité d’un caractère distinctif est le tout premier motif de rejet des marques en trois dimensions. Ce critère est largement soulevé par les Examinateurs de l’OHMI dont l’approche est beaucoup plus stricte qu’en France.
L’OHMI considère habituellement que le consommateur moyen n’a pas pour habitude de reconnaitre l’origine des produits sur la base de leur forme ou de celle de leur packaging ou condtionnement. Plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de celle que le produit est le plus susceptible d’emprunter, plus elle sera considérée comme dénuée de caractère distinctif en tant que marque Communautaire.
Par conséquent, au niveau Communautaire, il s’avère plus difficile d’établir une distinctivité pour une marque en 3D que pour une marque verbale ou figurative. Très peu de marques en 3D ont en fait été directement et immédiatement enregistrées. La plupart ont fait l’objet de notifications pour manque de distinctivité et quelques unes seulement ont surmonté ces objections.
L’enregistrement de ces marques en 3D a été obtenu grâce à un niveau particulièrement élément de distinctivité ou grâce à la démonstration d’un long et intensif usage conférant au signe son caractère distinctif. Ce fut le cas de la bouteille de Contrex ou des baffles de Band & Olufsen.
Bien entendu, l’approche stricte de l’OHMI face à des signes en 3D “nus” peut être évitée en ajoutant des éléments verbaux ou graphiques au sein de la marque.
Le test de la function technique
Les dispositions françaises et Communautaires écartent de l’enregistrement les signes en 3D dont la fonction essentielle est de poursuivre une fonction technique.
La jurisprudence Française et Communautaire considère que la fonction technique doit être analysée à partir de la seule marque en cause sans considérer si le même résultat peut être obtenu avec une ou plusieurs autres formes différentes.
Le degré d’exigence en France est cependant moins élevé qu’au niveau Communautaire. Le sort réservé à la forme des médicaments ou pilules est particulièrement parlant. Le caractère sécable et la forme globale du LEXOMIL ont ainsi été considérés comme ne poursuivant pas une finalité technique.
Du point de vue de l’OHMI, les segments de la forme d’un médicament déposé comme marque Communautaire sont considérés comme poursuivant une fonction technique empêchant le consommateur d’attribuer à la forme en cause une origine commerciale déterminée.
Lors du test de la fonction technique, les Offices Français et Communautaires prennent le signe dans son ensemble. La CJCE a ainsi confirmé l’annulation partielle de la marque en 3D de la brique Lego en écartant les caractéristiques secondaires n’ayant aucun effet technique pour ne s’attacher qu’à la forme du produit dans son ensemble qui poursuivait un tel but.
Quel monopole ?
L’approche stricte de l’OHMI lors de la phase d’examen du signe se retrouve lorsqu’il s’agit de déterminer l’existence d’un risque de confusion entre des marques tridimensionnelles. La Chambre des Recours a ainsi par exemple considéré qu’aucune confusion ne pouvait exister entre des marques consistant en des formes de bouteilles en retenant que les différences entre les signes étaient suffisamment importantes pour que le déposant se situe hors du champ de protection de l’opposant.
Au niveau Français, certaines juridictions refusent de faire droit au monopole afin d’éviter la protection d’un genre. La Cour d’Appel de Paris a ainsi refusé de faire droit à la demande en contrefaçon du titulaire d’une marque en 3D représentant la forme d’un cône de foie gras en soulevant qu’en décider autrement reviendrait à accorder la protection d’un genre.
Bien entendu, une analyse au cas par cas est nécessaire afin de déterminer l’étendue de l’action envisageable et de décider de la stratégie la plus efficace.
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