Entre 2013 et 2014, plus de 1000 nouvelles extensions de noms de domaine vont être crées (ce que l’on appelle communément les nouveaux gTLD). On estime que le nombre de noms de domaine réservés atteindra environ 800 millions (contre 200 millions aujourd’hui). De quoi s’agit-il ? de la création de nouvelles racines, soit en .génériques (.wine, .hotel, .shoes, etc.) soit en .marque (.ibm, .loreal, etc.) soit en .géographique (.paris, .nyc, etc.).
En quoi cela vous concerne-t-il ?
D’une part, positivement, parce qu’il est possible que certains noms de domaine puissent vous intéresser commercialement (la combinaison marque + terme générique pouvant favoriser le référencement) mais aussi négativement car il est à craindre que des tiers, sciemment ou non, ne cherchent à réserver vos marques ou des combinaisons créant une confusion avec vos droits et donc affectant votre propre référencement et cela sans que vous ne soyez au courant.
Peut-on anticiper ?
L’Icann a imaginé un système appelé Trademark Clearinghouse (TMCH) qui permet aux propriétaires de marques d’inscrire leurs droits et d’avoir ainsi accès à deux services : – d’une part, un accès privilégié à la période de sunrise (correspondant au lancement de ces extensions) – d’autre part, un accès au service de citation de marques (Trademark claim services) en étant informé des réservations demandées avec un signe identique à ma marque inscrite dans les 90 jours suivant l’ouverture de l’extension ; système qui informe aussi le demandeur du DN. A noter que cette inscription sur cette base de données mondiale des marques qu’est la TMCH sera temporaire (1, 3 ou 5 ans, revalidée chaque année). Pour être complet, il existera une procédure de règlement des litiges appelée URS (système uniforme de suspension rapide). Tous les droits sont-ils concernés ? Tous les titulaires de droits peuvent postuler (marques verbales nationales ou régionales (communautaires par exemple) mais aussi ceux validés par les tribunaux (pays de Common Law) ou validés par des lois ou traités en vigueur (nom commerciaux par exemple). Ne sont pas donc pas concernés, les marques intégrant une extension (.com par exemple), contenant un « . », ne contenant ni lettre, ni mot, ni chiffre ni caractère DNS valide (donc les marques figuratives sont exclues) et celles dont le droit est limité territorialement à une région ou une ville.
Quels sont les limites du système ?
La TMCH ne permet pas de bloquer la réservation du nom de domaine (car elle consiste seulement à informer le tiers demandeur de l’existence de vos droits) et elle se limite à la reprise à l’identique d’une marque inscrite. Quelles sont les options ? La première consiste à ne rien faire (à noter que le défaut d’inscription ne peut être considéré comme une négligence ni comme une renonciation sur le droit de la marque). La conséquence sera alors que, d’une part, vous ne pourrez bénéficier de la sunrise period et, si des tiers demandent la réservation de votre marque, ils ne seront pas informés de vos droits et vous ne serez pas prévenus. L’autre option consiste à inscrire sa(es) marque (s) lors de la TMCH. Comme cette procédure vous donne un accès privilégié à la sunrise period, il est souhaitable d’avoir défini en amont les réservations de noms de domaine auxquelles vous souhaitez procéder pour « occuper le terrain » au minimum. Et pour les noms de domaine que vous n’aurez pas réservés, le tiers qui en ferait la demande sera averti de l’existence de vos droits et ne pourra pas soutenir qu’il ne les connaissait pas. A noter, pour les réservations de DN, qu’en cas de pluralité de demandes par des titulaires de droits légitimes (chacun dans sa classe d’activités, ou encore chacun dans un pays différent), un système de loterie sera mis en place. Le choix de ces 2 options dépend de la stratégie préalable dans votre positionnement vis-à-vis de ces nouvelles extensions. En effet, s’inscrire à la TMCH et ne pas réserver de noms de domaine ni réagir contre des réservations frauduleuses, peut avoir un impact négatif et dans ce cas il est peut- être préférable d’envisager de ne pas s’inscrire. Si des noms de domaine vous intéressent et que vous souhaitez réagir à l’encontre de certaines réservations qui vous gêneraient, il est certain que l’inscription de votre marque à TMCH est indispensable.
Y a-t-il un délai au 26 mars 2013 ?
NON. Cette date est, en fait, la date d’ouverture du système en ce compris le dépôt des demandes d’accréditation auprès de l’Icann pour avoir le droit de présenter des demandes lors de la TMCH pour le compte de tiers. D’après nos informations, les premières extensions lancées (vers août – octobre 2013) seront les IDN (DN en caractères régionaux, accents, caractères non latins, etc.) puis en décembre 2013 viendront les extensions non IDN puis, en janvier 2014 les premiers .Corp.
Quel est notre conseil ?
Vous trouverez en annexe notre note explicative sur l’impact de ces nouvelles extensions (et en particulier le système de Trademark Clearinghouse (TMCH) créé par l’Icann qui vous permet d’inscrire vos marques) ainsi que les nouvelles extensions qui sont concernées par ce lancement. L’Icann a mis au point ce système de TMCH qui privilégie les propriétaires de marques et il nous parait important, au moins pour les marques stratégiques, d’en profiter. Inlex s’est positionné en tant que mandataire officiel pour procéder à ces inscriptions. L’inscription de vos marques à la TMCH doit résulter d’une véritable réflexion préalable sur votre stratégie d’inscription, de réservation et de réaction à l’encontre de ces noms de domaine. En effet, si la non inscription à la TMCH ne peut vous être reprochée, il y a un risque qu’inscrire sa marque à la TMCH, ne pas réserver de noms de domaine, ne pas réagir à l’encontre de réservations de tiers alors que votre marque a été citée auprès de ces tiers, puisse être assimilé à de la tolérance et donc vous faire perdre une capacité d’action (dans cette hypothèse vous auriez donc à la fois un impact juridique négatif et des coûts). Aussi, la démarche de TMCH doit être couplée à une réflexion sur l’intérêt réel de l’engager et une stratégie de réservation et de réaction.
Comme, pour l’instant, nous ne connaissons pas l’impact réel de ces nouvelles extensions sur le web, il nous semble que ces réservations doivent être faites à l’économie c’est à dire :
- en inscrivant sa marque sur la TMCH pour la période de 3 ans qui couvrent l’ouverture de ces nouvelles extensions. Cf. nos tarifs en Annexe (cf. TMCH Guidelines : http://www.trademark- clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.0%20_1.pdf)
- en occupant le terrain pour les réservations des noms de domaine dans les extensions qui vous intéressent et en cherchant le prestataire le moins cher (attention aux sollicitations de nombreux prestataires dont l’objectif va être de vendre des réservations au prix fort), sachant qu’aujourd’hui aucun prix ni aucune condition n’ont été encore fixés.
Si dans les extensions jointes en Annexes, certaines vous intéressent, il est certain qu’il convient d’inscrire votre marque à la TMCH. En revanche, si aucune réservation ne vous intéresse, et que vous n’envisagez pas de réagir contre des réservations type cybersquatting, alors il convient peut- être d’envisager de ne pas inscrire votre marque. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans les 2 options.