Quels sont les situations immédiatement impactées par ce volet de la réforme ?
- Au sein de mon portefeuille, les marques ne sont pas toutes au nom du même titulaire
- Je veux faire une opposition mais je n’exploite pas ma marque pour tous les produits et services du libellé
- Mon portefeuille de marques est ancien (plus de 10 ans)
- Une grande partie de mon budget de défense est lié aux oppositions
Sous l’empire de la directive 2008/95/CE, la procédure administrative d’opposition n’était pas obligatoire. Chaque État membre était libre d’en prévoir une, ou non, ainsi que ses modalités.
Sans parler de branle-bas de combat – la plupart des pays européens prévoyant déjà une procédure d’opposition – le « Paquet Marque » harmonise les situations. Désormais, tous les États membres doivent prévoir « une procédure administrative rapide et efficace permettant de s’opposer, devant leurs Offices, à l’enregistrement d’une marque » (article 43).
Non seulement la procédure d’opposition devient obligatoire, mais la réforme détermine certaines modalités qui deviennent communes à tous les États membres. Nous avons identifiés deux incidences directes et majeures du « Paquet Marque » sur la procédure d’opposition.
Des fondements plus larges pour une action plus efficace !
Aujourd’hui le titulaire de marque qui souhaite faire opposition devant l’INPI, ne peut fonder son action que sur un seul droit.
Il sera désormais possible de baser l’opposition sur plusieurs droits antérieurs…
La possibilité de fonder son opposition sur une multitude de marques, et même sur une multitude d’autres droits (dénomination sociale, droit d’auteur, noms de domaine…) va forcément rendre les oppositions plus efficaces.
En plus du gain d’efficacité, il est probable que l’élargissement des fondements de l’opposition entraine une baisse des coûts de procédure.
Actuellement, en France, le titulaire d’une marque est obligé de former plusieurs oppositions distinctes s’il veut se fonder sur plusieurs droits antérieurs alors que devant l’OHMI, l’opposition peut déjà se fonder sur plusieurs droits. Pourtant les taxes officielles sont sensiblement les mêmes (350€ pour l’OHMI quels que soient le nombre de droits antérieurs invoqué et 325€ pour l’INPI par droit antérieur invoqué).
…à condition qu’ils appartiennent au même titulaire !
Cette disposition du « Paquet Marque » apparaît nettement favorable au titulaire de droits, mais encore faut-il que toutes les marques soient déposées au nom d’un même titulaire ! Or, on remarque qu’en pratique, au sein de grands groupes par exemple, il est courant qu’une même marque soit déposée au nom de la société mère, et de filiales.
Ce manque d’harmonie dans la titularité des droits va être impacté de plein fouet par la réforme, avec notamment des répercussions financières à prendre en compte (pour une opposition basée sur des droits dont les titulaires sont distincts, il faudra faire autant de procédures qu’il y a de titulaires alors qu’une simple harmonisation centraliserait tout en une seule procédure).
D’un point de vue procédural, les mémoires d’opposition seront vraisemblablement plus volumineux et chronophages pour les examinateurs des Offices. On peut donc d’ores et déjà s’attendre à un allongement des délais de procédures.
En parallèle, la question de la facturation des oppositions par le conseil mérite d’être soulevée puisque, logiquement, la charge de travail ne sera pas la même suivant que l’opposition est basée sur un ou plusieurs droits…
Le nouveau rôle de l’INPI sur l’appréciation de la validité de l’usage
Pour rappel, le titulaire de marque est tenu de faire un usage sérieux de sa marque, dans les 5 ans suivant son enregistrement. Dans le cas contraire et jusqu’à présent, la marque ne pouvait être annulée que via une procédure judiciaire.
La nouveauté : L’usage devient un élément clef de la procédure d’opposition. Le titulaire de la marque antérieure devra prouver l’usage pour chaque produit et service servant de base à l’opposition (alors qu’actuellement, devant l’INPI, la preuve pour un seul des produits et services suffit).
S’il n’y parvient pas, l’opposition sera rejetée. Concernant les marques exploitées pour une partie seulement des produits et services qu’elles désignent, l’INPI ne statuera que sur la partie des produits/services exploités.
L’argumentation sur la similarité des produits et services devra donc être d’autant plus réfléchie. On peut penser qu’il sera préférable de multiplier les comparaisons entre les différents produits et services, au cas où l’un serait rejeté pour défaut d’usage.
Bons réflexes : Comment se prémunir des risques de rejet d’une opposition pour non usage ?
Pour les marques enregistrées depuis moins de 5 ans, la stratégie en matière d’opposition est peu modifiée. On peut néanmoins conseiller de se constituer un dossier d’usage, c’est-à-dire collecter régulièrement des preuves d’usage de la marque afin d’anticiper le risque une fois les 5 ans passés (rappelons qu’une preuve valable doit être identifiable et correspondre au signe du dépôt).
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Si vous êtes dans une des situations à risque évoquée ci-dessus, les équipes d’INLEX sont à votre entière disposition pour vous conseiller sur les démarches à mettre en œuvre pour préserver vos droits de marque et vous accompagner à maintenir et valoriser votre patrimoine immatériel.
Hugues PAYEN