MAUVAISE FOI LORS D’UN DEPOT : PRECISION DES CRITERES REQUIS
A première vue quand vous regardez ces parkas, vous dites-vous que les marques apposées y sont identiques ? Ou du moins similaires ? L’EUIPO en a pourtant jugé autrement par un arrêt du 8 avril 2019.
… Zoomons un peu pour comprendre.
En l’espèce, la société suisse VF INTERNATIONAL SAGL a engagé une action en nullité contre la demande de marque internationale désignant l’Union Européenne « GEØGRAPHICAL NØRWAY », en invoquant la mauvaise foi de la société déposante SUPER BRAND LICENSING lors du dépôt.
A l’appui de sa demande, elle a revendiqué ses droits sur le signe non enregistré « GEOGRAPHIC », utilisée dans la vie des affaires depuis 1990 en Italie pour des sacs, vêtements, chaussures et chapellerie.
Pour que la mauvaise foi de SUPER BRAND LICENSING soit reconnue, la demanderesse doit prouver le cumul des trois facteurs suivants :
1.L’identité ou la similitude entre les signes, de nature à provoquer un risque de confusion:
Ici, les pièces fournies à la procédure n’ont pas permis de démontrer que la dénomination « GEOGRAPHIC » était exploitée seule, mais toujours en association avec la dénomination « NAPAPIJRI » sous la forme 
. Or, l’Office a considéré que ce signe n’était pas similaire à « GEØGRAPHICAL NØRWAY ».
2. La connaissance par le titulaire prétendu de mauvaise foi de l’utilisation antérieure d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion :
Là-encore, l’exploitation commerciale du signe « GEOGRAPHIC » seul n’a pas été démontrée, et ni d’ailleurs l’exploitation du signe 
que la demanderesse a tenté d’invoquer, et ce car les preuves ont été jugées insuffisantes à cette démonstration (catalogues et captures d’écran de sites internet).
La demanderesse a également soulevé l’usage du terme « GEOGRAPHIC » en association avec la dénomination « NAPAPIJRI » sous la forme .
Si cette exploitation a bien été avérée, pour autant, l’EUIPO a considéré que ce signe était connu auprès du public sous l’appellation « NAPAPIJRI », et non « GEOGRAPHIC ».
Partant de là, si l’utilisation antérieure du signe « GEOGRAPHIC » n’a pu être démontrée, alors de fait, on ne peut pas reconnaître la connaissance de cette utilisation par le titulaire prétendu de mauvaise foi.
3.Une intention malhonnête du titulaire prétendu de mauvaise foi :
Sur ce dernier point, l’EUIPO a considéré que les éléments fournis par la demanderesse ne permettent pas de prouver l’intention malhonnête de SUPER BRAND LICENSING au moment du dépôt.
Cette position a été renforcée par le fait que cette dernière avait déjà déposé une marque française en 2005 comprenant les termes GEOGRAPHICAL NORWAY, et dont l’exploitation depuis de nombreuses années participait à démontrer sa bonne foi.
Commentaires et enseignements à retenir :
Selon un arrêt Lindt Goldhase de la CJUE du 11/06/2009, « l’existence de la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt de la demande de marque de l’Union Européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ».
On pourrait donc ici reprocher à l’EUIPO de s’être limité à une comparaison du signe litigieux tel que déposé sans avoir tenu compte de l’exploitation qui en était faite, par exemple sur les parkas.
Pour autant, afin qu’une telle action puisse prospérer, il faut être en mesure de prouver le cumul des 3 critères cités, et cela commence par la nécessité de justifier d’un usage antérieur du signe invoqué, et donc de conserver les preuves de l’exploitation du signe.
Joyce-Eva BEAUREPAIRE – Inlex IP Expertise