Peut-on encore déposer des marques de couleur ?

Entre 2015 et 2018, 457 877 marques ont été déposées auprès de l’EUIPO. 29 d’entre elles étaient des marques de couleur consistant en une couleur seule déposée sans formes et sans contours, soit moins d’1% des dépôts réalisés au cours de ces 4 années.

Parmi ces 29 dépôts, une seule marque a été admise à l’enregistrement : la couleur PANTONE 677C déposée et enregistrée en classe 10 pour désigner des rotules d’articulation de hanche. Les 28 autres marques de couleur n’ont pas dépassé le stade du dépôt puisque 23 ont été refusées et les 5 dernières retirées par les déposants dont au moins 3 suite à un refus émis par l’Office.

Parmi les couleurs refusées, on retrouve alors en vrac :

la couleur PANTONE 5115C déposée en plusieurs classes de produits et services et notamment en classes 37 et 39 pour désigner des services de plomberie, stockage de marchandises ou encore services de parking
la couleur PANTONE 185C déposée en classes 6, 20 et 39 notamment pour des services de location de palettes
la couleur PANTONE 389C déposée en classes 35 et 43 notamment pour des services de comparaison de prix ou encore de services de conseil rendus par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique dans le domaine de l’hébergement temporaire
la couleur PANTONE 2587C déposée en classes 5 et 10 notamment pour des inhalateurs pour le traitement de l’asthme

On rappellera ici que par marques de couleur, on entend parler des marques consistant en une couleur ou une combinaison de couleurs, déposée sans formes et sans contours. Cette définition est celle posée par les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) Libertel du 6 mai 2003 et Heidelberger Bauchemie du 24 juin 2004. Distinction doit donc être faite entre les marques de couleurs et les marques figuratives qui revendiquent un monopole sur une forme déterminée en couleur ou non et sans élément verbal. En l’espèce nous nous attarderons aujourd’hui sur le sort réservé aux seules marques de couleur.

S’agissant de ces dernières, on relève donc plus de refus que d’admissions à l’enregistrement et à l’examen des motifs de refus émis par l’INPI et l’EUIPO, il est ainsi permis de se poser la question : peut-on encore déposer des marques de couleur ?

Par principe, la réponse est affirmative.

Cette hypothèse a ainsi été reprise à l’article 4 du Règlement sur la marque européenne dans sa version de 2017 : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :

a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;

b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union européenne (ci-après dénommé « registre ») d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. »

Ce principe a également été pris en compte lors de la révision du Traité de Singapour en 2006, lequel prévoit qu’il est possible de déposer des marques consistant en des signes non visibles et donc en des marques de couleur ou des marques olfactives. Ce traité compte à ce jour 48 pays adhérents parmi lesquels 24 des 28 pays de l’Union européenne. On rappellera ici que l’objectif de ce Traité est de simplifier et d’harmoniser les procédures administratives de dépôt de marques nationales ou régionales (l’OBPI et l’OAPI l’ont ainsi ratifié).

Néanmoins dans les faits, un nombre infime de ces marques de couleur sont parvenues à dépasser le stade de l’examen des motifs absolus auprès des Offices.

Les refus alors notifiés aux déposants sont fondés sur une absence de distinctivité voire également justifié par l’impératif de préservation de l’intérêt général.

Afin de mieux saisir ces motifs et leur articulation, il est alors très éclairant de parcourir les récentes conclusions de l’avocat général auprès de la CJUE en date du 27 novembre 2018, rendues dans l’affaire C578/17 relative à une demande préjudicielle posées à la Cour par l’Office de Propriété Intellectuelle de la Finlande quant à l’interprétation des articles 2 et 3 1. b) de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen relatifs aux « signes susceptibles de constituer une marque » et aux « motifs absolus de nullité » courant contre « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

L’affaire concernait une marque sans élément verbal déposée auprès de l’Office Finlandais à titre de « marque figurative » avec revendication de codes couleurs. Dans un second temps, la société déposante a précisé à l’Office Finlandais que sa demande visait une « marque de couleur » :

La qualification de la marque est à l’origine même des questions préjudicielles puisque l’Office finlandais demande à la CJUE de préciser si l’appréciation de la distinctivité de la marque doit s’apprécier en tenant compte de la nature de la marque déposée « marque de couleur » ou « marque figurative » et le cas échéant, si cette marque doit alors être enregistrée comme « marque de couleur » ou comme « marque figurative » eu égard au fait que la couleur soit présentée sous une forme stylisée.

Enfin l’Office finlandais demande à la CJUE de lui préciser si dans l’hypothèse où il est admis que cette marque représentant une couleur présentée sous une forme stylisée, constitue une « marque de couleur », l’appréciation de la distinctivité doit opérer selon les mêmes exigences que celles relatives aux marques de couleur composées d’une couleur unique déposée sans forme ni contours.

A l’occasion de ses conclusions présentées à la CJUE le 27 novembre 2018, l’avocat général revient ainsi d’abord sur la différence entre les marques de couleur et les marques figuratives en soulignant que les marques de couleur s’entendent d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs déposée(s) sans forme ni contours tandis que la marque figurative s’entend d’une forme figurative stylisée et si elle est déposée en couleur, alors la protection portera sur la forme stylisée en couleurs prise dans sa globalité.

A l’occasion de son analyse, l’avocat général rappelle alors les modalités d’appréciation de la distinctivité des marques de couleur : depuis les arrêts Libertel et Heidelberger Bauchemie « sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les marchés sont très spécifiques, une marque de couleur n’a pas un caractère distinctif ab initio. Le fait que les marques de couleur n’ont que rarement un caractère distinctif ab initio est dû au fait que les consommateurs n’ont généralement pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant uniquement sur leur couleur ou sur celle de leur emballage. Par conséquent, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque de couleur que dans le cas d’une marque verbale ou figurative. En deuxième lieu, la Cour a déjà dit pour droit qu’il existait un intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé. Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque de couleur, il faut, par conséquent, également veiller à ce que l’enregistrement de la marque ne soit pas contraire à cet intérêt général. »[1]

Au-delà du fait de comprendre que les marques de couleur feront l’objet d’un examen plus strict par les Offices quant à leur caractère distinctif et cela, afin de préserver l’intérêt général dans la mesure où il n’est pas acceptable par la CJUE et les Offices, qu’un petit nombre de titulaires de droits s’approprient la palette de couleurs existante à ce jour, on peut y voir également la consécration d’un principe jurisprudentiel consistant à refuser l’enregistrement des marques de couleur.

Ce principe né de la seule pratique jurisprudentielle vient donc en parfaite opposition avec l’esprit et la lettre des textes de loi. C’est d’ailleurs cette contradiction qui a poussé la société finlandaise s’étant vue refuser sa marque de couleur, à agir jusque devant la CJUE : l’Office de la Propriété Intellectuelle finlandais lui opposait en effet dans sa décision de rejet « qu’en vertu d’une pratique constante de celui-ci, il ne saurait être conféré de droit exclusif pour l’enregistrement de couleurs données s’il n’est pas établi par des preuves solides que les couleurs demandées ont acquis un caractère distinctif pour les produits demandés en raison d’un usage durable et important»[2].

La « pratique constante » de l’Office finlandais consistant à refuser les marques de couleur à l’enregistrement trouve sa source dans l’arrêt Libertel, lequel est également rappelé par l’avocat général auprès de la CJUE dès l’amorce de ses conclusions : « l’enregistrement de marques de couleur confère une protection très étendue. Le nombre réduit des couleurs effectivement disponibles implique, en effet, qu’un petit nombre d’enregistrements en tant que marques pour des services ou des produits donnés pourrait épuiser toute la palette des couleurs disponibles » [3].

Ce motif est d’ailleurs repris par l’arrêt de la CJUE qui a été rendu dans cette affaire le 2 mars 2019 puisque les juges le rappellent tout en soulignant aux points 32 à 34 de son arrêt que : « Cela étant, la jurisprudence de la Cour évoquée aux points précédents ne dispense pas les autorités compétentes en matière de marques de procéder à un examen in concreto du caractère distinctif qui tient compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce. Ainsi, il serait contraire à un tel examen que ces autorités ne puissent reconnaître un caractère distinctif à une couleur en elle-même ou à une combinaison de couleurs qu’en raison de l’usage d’un tel signe de couleur en rapport avec les produits ou les services revendiqués. ».

La CJUE répond alors à la première question préjudicielle qui lui était posée en soulignant que : « Il convient, par conséquent, de répondre à la première question que l’article 2 et l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens que la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative », constitue un élément pertinent parmi d’autres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque, au sens de l’article 2 de cette directive, et si, le cas échéant, cette marque revêt un caractère distinctif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, mais ne dispense pas l’autorité compétente en matière de marques de son obligation de procéder à une analyse in concreto et globale du caractère distinctif de la marque considérée, ce qui implique que cette autorité ne peut pas refuser l’enregistrement d’un signe en tant que marque au seul motif que ce signe n’a pas acquis de caractère distinctif en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués. »

Si les dernières lignes de cet extrait de l’arrêt de la CJUE font naître une lueur d’espoir pour les déposants de marque de couleur composée d’une seule couleur sans forme ni contours, on relèvera néanmoins qu’à ce jour très peu de circonstances exceptionnelles liées par exemple à un marché ciblé, sont finalement prises en compte pour faire droit aux demandes d’enregistrement.

En effet, des marques de couleur sont refusées par l’EUIPO au visa de l’article Article 7(1)(b) EUTMR relatif à l’exigence de distinctivité quand bien même les demandes d’enregistrement étaient restreintes à des activités précises et visaient donc des marchés ciblés :

la marque de couleur a ainsi été refusée par l’EUIPO alors qu’elle désignait ces seuls produits : « manomètres pour pneus, nommément capteurs de pression pour montage dans les pneus de véhicules » (EUTM 014275267 déposée le 19.06.2015)
la marque de couleur a également été refusée par l’EUIPO pour des services de « stockage de marchandises » ou encore de « parking » (EUTM 014342075 déposée le 09.07.2015)
la marque de couleur a été refusée par l’EUIPO alors qu’elle désignait ces seuls produits : « Planche à découper pour machines à imprimer (comprise dans la classe 7), en particulier pour machines à imprimer à bandes et à feuilles pour l’impression haute pression, planographiques, en héliogravure et numériques, et pour les autres équipements de post-traitement correspondants » (EUTM 014408934 déposée le 23.07.2015)
la marque de couleur a été refusée par l’EUIPO quant à elle pour des « services de location de palettes » (EUTM 014771497 déposée le 06.11.2015)

Une solution de protection tirée de l’usage ?

Cela dit, en même temps que l’Office finlandais rappelle dans sa décision de rejet, ce principe contra legem, il évoque également le moyen de le surmonter et d’obtenir le monopole convoité : la revendication de la distinctivité acquise par l’usage. Cette possibilité est d’ailleurs confirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2019 qui le rappelle à l’occasion de sa décision.

Cette revendication du caractère distinctif acquis par l’usage implique que les Offices se livrent à un examen concret des éléments que le déposant aura mis à sa disposition pour justifier de la reconnaissance par le public et du lien qu’il opère spontanément entre la couleur déposée et les produits et/ou services désignés dans sa demande de marque.

Cela implique alors plusieurs choses pour le déposant :

le premier impact est psychologique: le déposant doit alors accepter de faire usage d’une couleur sur son marché pendant un certain temps et d’y investir des efforts financiers et matériels afin de la faire connaître du public alors même qu’il ne disposera pas de l’arsenal juridique lié au droit des marques et sera ainsi privé de l’action en contrefaçon de marque s’il vient à détecter la reprise de sa couleur par un concurrent indélicat. Il ne pourra alors recourir qu’aux dispositions relatives à la concurrence déloyale.
le second impact est pratique: l’acteur économique usant d’une couleur sans dépôt devra constituer un dossier lié à la revendication de la distinctivité par l’usage afin de disposer au jour du dépôt de sa demande d’enregistrement, d’éléments propres à favoriser l’opinion des examinateurs pour se voir reconnaître l’existence d’un monopole sur ladite couleur en lien avec ses produits et/ou services

Dans les faits, on remarquera ainsi que les seules marques de couleur (composées d’une seule couleur sans forme ni contours) enregistrées par l’EUIPO entre 2010 et 2018 sont des marques déposées avec revendication du caractère distinctif par l’usage :

la couleur a été admise à l’enregistrement par l’EUIPO en mai 2018 avec désignation des « rotules d’articulation de hanches » après avoir été refusée une première fois en août 2011 pour défaut de distinctivité (EUTM 017897789 et 010214195)

la couleur a été admise à l’enregistrement par l’EUIPO en 2013 avec désignation des « Chaînes en acier rond, chaînes d’amarrage, en particulier avec tenseurs à cliquets, boutons de suspension et/ou au moins une fourche à anneau; Chaînes d’élingue, d’arrimage et d’amarrage, Maillons de chaînes, Maillons de chaînes, Tendeurs de chaînes, Émerillons, Raccourcisseurs de chaînes, Boutons de suspension, Maillons porteurs, Pivots de suspension, blocs de chaînes, boutons à bascule; Dispositifs et éléments de construction métalliques pour raccourcir les chaînes, en particulier étriers de jonction, fermetures de raccordement, coupleurs de raccourcissement, crochets de raccourcissement, griffes de raccourcissement; Crochets, maillons, barres d’écartement, griffes, manilles, fourches à anneau, têtes de fourches, émerillons, adaptateurs pour émerillons, blocs d’émerillons, boulons, douilles de tête de fourche, écrous à anneau, vis à anneau, anneaux à chevalet, brides à anneaux, blocs de charge, étriers de suspension, points pour élingues et bascules en métal; Harnais à chaînes et dispositifs d’écartement pour harnais à chaînes; Dispositifs de tension et tampons élastiques pour arrimer les charges; Dispositifs et éléments d’indication de surcharge pour chaînes, à savoir étiquettes de caractéristiques avec baguette de test de chaînes et maillons de contrôle intégrés; Maillons de chaîne métalliques pour contrôles de surcharge; Armatures pour conteneurs. Dispositifs d’écartement pour harnais de chaînes réglables manuellement ; Appareils et dispositifs de tension actionnés manuellement, à savoir tenseurs à rochet et à broche » (EUTM 017897789 et 010214195)

Dès lors, il ne saurait être de mauvais conseil que de recommander à un acteur économique désireux de déposer une marque de couleur consistant en une couleur seule sans contours ni formes particulières, pour revendiquer un monopole sur cette dernière en lien avec ses produits et/ou services, que d’anticiper sa demande auprès des Offices afin de pouvoir défendre la distinctivité de sa marque au jour de son dépôt.

Cela est d’autant plus crucial que les instances administratives et judiciaires ne rappellent pas toujours ce moyen de surmonter le refus tiré du principe contra legem (voir ainsi la décision récente de la Cour d’appel de Paris ayant refusé à la société TOUQUET SAVOUR, l’enregistrement de la couleur pour désigner des pommes de terre, CA Douai 31.05.2018, 2018/00579) et que l’EUIPO vient encore de sanctionner l’absence de pertinence des éléments soumis par une société pour défendre la distinctivité de sa marque de couleur en lien avec ses produits, en l’espèce des médicaments (EUIPO 15/01/2019, R 1870/2017-1).

A défaut ou dans l’attente de pouvoir constituer son dossier de distinctivité acquise par l’usage pour sa marque de couleur, un déposant pourra alors se tourner vers un dépôt de marque figurative pour tenter d’obtenir le monopole convoité mais l’objet de la protection sera alors nécessairement différent et davantage réduit que la marque de couleur, visant seulement une forme stylisée déposée en couleurs ou non.

[1] CJUE, 22 nov. 2018, C-578/17, points 41 et 42

[2] CJUE, 22 nov. 2018, C-578/17, points 67

[3] CJUE, 22 nov. 2018, C-578/17, points 33