La nouvelle donne du droit des marques : vers une anglo-saxonisation du droit sur les marques ?

Le bilan de la jurisprudence des deux dernières années nous amène au constat que l’objectif sous-jacent des dernières avancées législatives nationales et supranationales est de lutter contre l’afflux de marques déposées et non exploitées qui non seulement encombrent les registres mais surtout restreignent le choix des autres déposants.

 

Pour rappel, en France et plus largement dans le système européen ou « latin », le droit de marque court à compter de son enregistrement. Ce système d’acquisition du droit sur la marque n’accorde aucun crédit à un usage antérieur au dépôt.

Par contre, le titulaire d’une marque doit être en mesure de rapporter une exploitation sérieuse de sa marque dans les 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque pour échapper à la déchéance de ses droits.

Ce système diffère d’un autre mode d’appropriation par l’usage créateur de droit, d’origine anglo-saxonne. Aux États-Unis par exemple, le droit sur la marque s’acquiert par l’usage du signe dans la vie des affaires.

Aujourd’hui, on constate un rapprochement progressif du système « latin » vers le système anglo-saxon d’usage attributif du droit et donc une convergence sur le principe que l’appropriation d’une marque se fait par l’usage puisque c’est par l’usage que la marque remplit sa fonction essentielle.

Il semblerait donc que le système latin bascule doucement mais surement vers le système anglo-saxon qui considère finalement que la marque est un droit d’occupation et non de création.

Cette grande tendance de diminution de la portée des marques se matérialise par la multiplication d’outils visant à réduire les monopoles sur les marques en plaçant l’usage comme pilier de la protection efficiente du droit exclusif.

Le constat de « tri » organisé par la loi et la jurisprudence peut être selon nous ventilé entre trois grandes idées :

  • On refuse les marques qu’on acceptait avant par une appréciation plus restrictive de la distinctivité des marques non conventionnelles
  • On favorise le turn over parmi les marques en mettant en place des moyens simples, rapides et moins coûteux à mettre en œuvre
  • On constate un vrai durcissement en matière d’appréciation de l’usage des marques qui devient une condition fondamentale pour le maintien du droit et du monopole

Ce courant actuel doit donc éveiller positivement les consciences sur les bonnes pratiques à mettre en place en interne et avec son Conseil pour sécuriser son capital immatériel.

 

Un accès à la protection de plus en plus restreint pour les marques non conventionnelles 

La réforme du droit des marques dans l’Union européenne dites « Paquet Marques », entrée en vigueur le 23 mars 2016 et en phase de transposition en France conduit les offices de propriété industrielle à faire évoluer leurs pratiques en matière de protection des marques dites « non traditionnelles » (sons, images animées, odeurs, goûts…).

Ainsi, si l’exigence de représentation graphique figurant à l’article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle est supprimée, elle devrait permettre de déposer plus facilement des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements etc.

L’étude de la jurisprudence ne va pas dans la direction d’un élargissement mais au contraire vers un durcissement de l’analyse de la distinctivité et diminue in fine l’accès à la protection des marques non traditionnelles.

Nous avons repris quelques cas de marques non traditionnelles particulièrement parlants qui dénotent une analyse de plus en plus stricte de la distinctivité par les offices.

  • Slogans: Juridiquement, les slogans se situent à la croisée de plusieurs catégories de droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des marques, concurrence déloyale et parasitaire) et ont un statut relativement indéterminé en droit.

Il est aujourd’hui très difficile d’obtenir une protection d’un slogan à titre de marque car au-delà d’être distinctif, il ne doit pas être limité à un message publicitaire, ce qui n’est pas chose aisée car l’objet propre de cette petite phrase est d’ attirer et retenir l’attention du consommateur.

Ont été rejetés des slogans comme « Partageons des ondes positives » (INPI, 14 décembre 2017) ou encore « Happy Life » ( TUE 25 septembre 2018) car ne constituant qu’en un «message promotionnel élogieux visant simplement à inciter les clients à acheter les produits commercialisés »

La revendication d’une distinctivité par l’usage semble dorénavant impérative au moment du dépôt de slogan !

  • Marques de couleurs: Une couleur est théoriquement protégeable via le droit des marques à condition de revendiquer précisément le Code Pantone associé à la couleur.

Rappel intéressant de la décision de l’office anglais des marques du 13 février 2019 statuant sur le Rouge Babybel qui estime que la description de la couleur ne permettait pas de déterminer la nuance de rouge faute d’inclure une nuance avec un code Pantone. L’Office anglais des marques (UKIPO) a annulé la marque de Babybel. Pour l’UKIPO, la couleur spécifiée dans la marque était ambiguë.

Selon plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il est nécessaire d’éviter que certaines couleurs ne soient monopolisées par les entreprises, pour des raisons évidentes d’intérêt général et de libre concurrence.

Le récent arrêt de la CJUE du 5 octobre 2018 à propos d’une combinaison de nuances de vert mélangé pour les convertisseurs et composants d’énergie éolienne Enercon, souligne une fois de plus que les marques de couleur ne remplissent pas aisément la nécessaire condition du caractère distinctif en retenant que la combinaison de couleurs n’a pas de caractère distinctif en tant que marque de couleur.

C’est encore la position défendue par le CJUE dans l’arrêt du 8 mai 2019 où elle maintien que le caractère distinctif de la marque contestée était extrêmement faible, eu égard au défaut intrinsèque de caractère distinctif des caractéristiques du signe qualifiées d’essentielles, à savoir la forme de la bouteille et sa couleur dorée, tant prises séparément que de manière combinée ( T‑324/18, Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl, v EUIPO)

En pratique, il n’y a donc pas d’appropriation possible de couleur à titre de marque considérée comme dépourvue ab initio de caractère distinctif sauf à rapporter une distinctivité par l’usage, intense et de longue durée du signe ayant permis au consommateur d’établir un lien entre ce dernier et une origine commerciale bien précise et/ou à destination d’un public restreint et ce, en dépit de la récente réponse de la CJUE à la question préjudicielle lui demandant si « les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque de couleur sont ils différents de deux appliqués à propos d’autres catégories de marques ? ».

Les faits traduisent cependant une réalité différente : depuis 2015 un peu plus de 450 000 marques ont été déposées auprès de l’EUIPO dont seulement 29 marques de couleur et 1 seule marque enregistrée.

Parmi les marques enregistrées qui se composent d’une seule couleur ayant revendiqué une distinctivité par l’usage citons le « orange » de Champagne VEUVE CLICQUOT et « violet » pour les tablettes de chocolat de Milka.

  • Marque tridimensionnelle: Dans la décision (TUE 15 décembre 2016) le Tribunal retient que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est pas prouvée pour l’ensemble du territoire de l’Union, mais pour dix pays seulement.

Sur la question de l’étendue territoriale de la preuve de l’acquisition de la distinctivité d’une marque européenne par l’usage, la position du Tribunal confirmée par l’avocat général, nous semble très sévère car il est de jurisprudence constante qu’il est excessif d’exiger une preuve du caractère distinctif pour chaque pays pris individuellement. Il convient ainsi de tenir compte de l’importance géographique et de la répartition des régions dans lesquelles le caractère distinctif acquis a été établi de manière positive et de voir si une extrapolation de ces preuves peut être faite pour l’ensemble de l’Union européenne.

 

  • Marque de renommée: Dans une affaire GAME OF THRONES rendue par l’office anglais des marques le 5 février 2019, les juges retiennent que les preuves fournies ne permettaient pas d’établir la renommée de la marque GAME OF THRONES : si une marque bénéficie d’une certaine renommée, son caractère distinctif est accru et son champ de protection est élargi. Mais encore faut-il que l’opposant démontre cette renommée, au moyen d’éléments de preuves objectifs (budget publicitaire conséquent, part de marché importante dans leur secteur d’activité, etc) en relation avec les produits concernés et sur le territoire en cause.

Cette décision peut d’ailleurs être à mettre en analogie avec une décision de l’EUIPO statuant dans le cadre d’une procédure de nullité de marque de l’Union Européenne par PHILIP MORIS de février 2018 où il est rappelé qu’il appartient à toute partie qui se prévaut de la renommée de sa marque antérieure de démontrer, dans le cadre circonscrit de chaque procédure dans laquelle elle est partie et sur la base des éléments factuels qu’elle estime les plus appropriés, que ladite marque a acquis une telle renommée, sans se contenter de prétendre rapporter cette preuve par la reconnaissance d’une telle renommée (Trib. UE, 1er fée. 2018, off. T-105/16, Philip Morris Brand c/ EUIPO).

A l’instar de nos développements précédents, l’usage conforte le droit même pour des marques qui profitent, normalement, d’une protection élargie mais qui se mérite et doit être sans cesse nourrie pour être opposable.

Une remise en cause facilitée des marques

Cette remise en cause prend racine dans deux grandes qui sont le « Paquet Marques » et la Loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) promulguée au Journal Officiel le 23 Mai, qui vise à finaliser la transposition de la directive relative au « Paquet Marques » qui instaure notamment :

  • Les procédures d’action en nullité ou en déchéance de marque formées à titre principal relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI. Cette procédure administrative est plus simple, rapide et moins couteuse que la procédure judiciaire.

Jusqu’à présent, les demandes d’annulation et de déchéance de marque devaient obligatoirement être formulées devant les tribunaux. Une procédure d’annulation est mise en place directement auprès de l’INPI.

  1. De nouvelles règles en matière d’opposition devant l’INPI (nouveaux droits base de l’opposition, multiplicité des droits invoqués, motifs de refus d’une demande d’enregistrement élargis ; exigence et contrôle renforcés sur les preuves d’usage)

2. Nouvelles dispositions en matière de prescription

  • Imprescriptibilité des actions en nullité portant sur les motifs absolus
  • Délai de prescription pour les actions en contrefaçon est maintenu à 5 ans, mais le point de départ de la prescription change. Désormais, le délai de prescription démarrera à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant d’exercer l’action, et non plus à compter des faits qui en sont la cause.

 

3. Mise en place d’un double délai d’usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité :

  • Preuves d’usage pour les 5 ans qui précèdent la demande en nullité
  • Preuve d’usage pour les 5 ans qui précèdent le dépôt

 

L’usage : condition sine qua non de maintien du monopole

Les dernières jurisprudences en la matière sont lourdement impactantes sur des marques pourtant très connues, démontrent l’importance capital de l’usage des marques et la nécessité de bien anticiper toute demande reconventionnelle des adversaires.

  • La décision BIG MAC rendue par l’EUIPO le 11 janvier 2019 illustre à notre sens l’importance de la nature des preuves d’usage soumises devant l’office européen des marques

L’office européenne des marques a annulé la marque BIG MAC pour absence de preuve d’usage réel et sérieux du fait de la qualité des preuves fournies, essentiellement internes (attestations de représentants de sociétés McDonald’s en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, des brochures, des copies d’affiches publicitaires et des emballages, des captures d’écran des sites internet McDonald’s de différents pays européens et de la page Wikipédia consacrée au sandwich Big Mac).

En somme, MCDONALDS ne pouvait, sous couvert d’être notoire, s’exonérer de produire des preuves d’usages répondant aux conditions posées par l’office, aurait dû être plus rigoureux dans la préparation de sa défense afin de fournir des preuves pertinentes jugées probantes pour attester d’un usage vers le public concerné comme des factures générées par la vente du BIG MAC en tant que menu/sandwich.

  • La décision ZARArendue par le Tribunal de l‘ Union Européenne du 9 septembre 2015 attire l’attention des titulaires quant aux usages intragroupes.

Dans cette affaire, la société Inditex titulaire de la marque ZARA, a perdu sa marque en classe 39 pour des services de transport, distribution et d’entreposage de produits (destinés à ses filiales et aux franchisés), faute d’avoir produit des preuves attestant d’un usage public et externe des services de transport dans le cadre de son activité logistique d’approvisionnement intragroupe, matérialisées par exemple par des factures indépendantes relatives à ces services.

  • La décision GRAND FRAIS rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 décembre 2017 rappelle qu’un usage uniquement pour des services similaires/complémentaires ne valide pas l’usage d’une marque enregistrée pour des produits.

Dans sa décision, le Tribunal de Grande Instance prononce la déchéance de la marque « GRAND FRAIS Le meilleur marché » pour des produits alimentaires qui est, en réalité, exploitée non pas pour désigner ou promouvoir les produits alimentaires mais seulement pour des services de réseau de distribution de ces produits.

  • La décision GALLO rendue par la Cour de Cassation du  26 sept 2018 tire les conséquences préjudiciables liées à la revendication d’une marque nationale non exploitée au jour de la revendication d’ancienneté d’une marque UE.

La société E & J Gallo winery est titulaire de la marque de l’union européenne Gallo pour viser des boissons alcooliques en classe 33, enregistrée en 1996.

Cette marque a fait l’objet d’une revendication d’ancienneté d’une marque française dont les droits remontaient à 1968.

La revendication d’ancienneté est un acte permettant à un titulaire d’une marque de l’UE de conserver une ancienneté dans des pays nationaux, tout en ayant la possibilité, de ne pas renouveler à échéance lesdites marques nationales.

La société Gallo winery considérant que la société civile d’exploitation viticole Champagne Gallo portait atteinte à ses droits, en utilisant le signe Gallo, dans le cadre de son activité l’a assignée en contrefaçon.

Reconventionnellement, les Champagne Gallo ont sollicité la nullité de la marque de l’UE ainsi que la déchéance de la marque française

En date du 6 Octobre 2016, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a retenu :

  • Que Gallo Winery est titulaire d’une marque de l’UE, dont elle a revendiqué l’ancienneté à savoir la marque Française non renouvelée à son échéance en 1998, marque non exploitée depuis son enregistrement en 1968.
  • Que les Champagne Gallo exploitaient la dénomination Gallo à titre de raison sociale et pour commercialiser du champagne depuis 1984,
  • Que la marque française revendiquée comme ancienneté, ne continuait à produire des effets qu’autant qu’elle était toujours en vigueur.
  • Qu’ayant cessé de l’être (marque non renouvelée à son échéance +non exploitée),l’usage ultérieur de cette marque par Gallo winery ne bénéficiait plus à la marque française mais uniquement à la marque de l’UE postérieure aux actes d’usage des champagnes Gallo !

Arroseur arrosé GALLO winery perd sa marque française pour défaut d’usage et, sa marque de l’UE en raison des droits antérieurs d’usage des Champagne Gallo!

 

Ces décisions interpellent et aboutissent à plusieurs conséquences :

  1. On ne gère plus un portefeuille de la même manière et surtout pas de manière automatique !
  • Il est important que le portefeuille de marque soit le miroir de l’activité réelle et épuré de toutes les marques obsolètes.
  1.  Il faut donc privilégier pour les nouveaux dépôts un libellé précis et calqué selon l’activité plutôt qu’un libellé large, risquant d’affaiblir la marque car il ne sera pas possible de rapporter un usage pour tout ce qui aura été revendiqué.
  2. Pour les marques déjà existantes, il est essentiel de se demander si leurs libellés sont suffisamment précis et adaptés à la réalité sans attendre l’échéance de renouvellement de la marque et notamment si l’activité s’est développée auquel cas il conviendra en plus de travailler dès à présent sur la pertinence de votre exploitation et de vos preuves d’usage.
  • Il convient de procéder systématiquement au dépôt d’une marque évoluée pour amortir une transition entre ancien et nouveau format. Cette stratégie viserait donc à déposer maintenant les versions updatées au fur et à mesure et délaisser les anciennes versions à échéance.

Cette stratégie ne constituerait d’ailleurs pas un surcoût mais un « déplacement » du coût lié renouvellement affecté à la place à un nouveau dépôt.

2. Il est nécessaire pour les entreprises de s’organiser en interne pour ménager la preuve de l’exploitation des marques et surtout cataloguer les preuves d’exploitation pertinentes pour maintenir le monopole

  • Il est primordial de mettre en place au sein des entreprise un process de collecte des éléments de preuve susceptibles d’attester de l’usage commercial de leurs marques et d’établir les circonstances précises de cet usage (notamment sa durée, son étendue géographique, sa matérialisation et son étendue quantitative) et notamment des factures de vente de produits qui sont des éléments particulièrement probants et prisés par les offices car ils apportent une information chiffrée objective externe.
  • La mise en place d’une Gestion Electronique de Documents (GED) est préconisée surtout lorsque la marque est vendue par des distributeurs :

Panorama de bonnes pratiques sur la collecte régulière des preuves d’usage en symbiose avec un distributeur :

  • Décision division d’opposition de l’EUIPO du 17/05/2019 statuant sur une opposition formée par Champagne Louis Roederer sur la base de sa marque CRISTAL contre un espagnol Juan Ramon Lozano ayant déposé la marque UE LOZANO PALACIO DE CRISTAL en classe 33. Le déposant a reconventionnellement demandé à ce que Roederer prouve l’usage des marques invoquées à l’appui de l’opposition et notamment marque allemande.

Les preuves apportées étaient essentiellement celles du distributeur allemand qui avait collecté régulièrement des éléments chiffrés considérés comme pertinents comme les factures (portant la marque) et éléments d’emballage ayant permis à Champagne Roederer de valider un usage sérieux de la marque sur la période de référence.

 

  • Décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 05/10/2017 statuant sur les preuves d’usage fournis par la société alsacienne Dopff & Irion opposante sur la base de sa marque UE COMTES D’ISENBOURG à l’encontre de CHAMPAGNE Princesse d’Isenbourg, marque déposée par Champagne Vins Et Produits Fins De La Princesse D’isenbourg.

Lors de l’évaluation, la chambre des recours fournit des précisions intéressantes sur la notion d’étendue de l’usage sérieux pour une marque Union Européenne :

  • Les documents type factures, prix, annonces, coupures de presse et liste des dépenses de marketing constituent des informations clés pour prouver le volume commercial, le champ d’application territorial, la durée et la fréquence d’utilisation.
  • Le lieu d’utilisation (France et Suède) est en l’espèce matérialisé par des factures, publicités et coupures de presse grâce à la langue des documents, la monnaie et les adresses mentionnées.
  • Le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’a pas été élevé peut être compensé par le fait que l’utilisation de la marque était très régulière ou étendue et vice versa
  • Une portée territoriale limitée d’utilisation peut être contrecarrée par un volume plus important ou une plus grande durée d’utilisation
  • L’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux et dépend des caractéristiques des produits et services concernés sur le marché correspondant.

En l’espèce, bien que les données indiquent une faible fréquence d’usage, elles permettent néanmoins de prouver une utilisation de la marque UE dans plusieurs États membres, à savoir la France, Suède, au Danemark et en Allemagne. L’usage sérieux de la marque est donc validé.

 

  • Importance dans la rigueur de la preparation de ses actions et l’anticipation de sa defense en matiere de decheance : les actions en opposition comme les actions en contrefaçon ne sont pas denuees de risque !

Majoritairement, on constate que les actions en déchéance sont la conséquence d’une action reconventionnelle, ce qui suppose donc en amont de s’interroger systématiquement et être vigilant avant toute action quant à la production des preuves au soutien de ses prétentions :

= est ce que vos marques sont bien exploitées dans les conditions actuelles fixées par les textes et la jurisprudence ?

= est ce que vous disposez de preuves suffisantes sur les 5 dernière années pour vous en prévaloir dans le cadre de litiges au principal ou en défense

Garder à l’esprit que marque notoire ou non, notre capacité de réaction dépend de notre faculté et capacité à produire des preuves pertinentes d’exploitation, pour ne pas risquer d’être l’arroseur arrosé…

Un chiffre qui parle de lui-même : 50% marques UE exploitées annulées pour défaut d’exploitation donc même exploitée dans la vie des affaires, la marque est en risque.

L’évolution des règles d’usage est donc centrale et mondiale en témoigne l’exemple de l’Australie qui a raccourci le délai d’usage des marques de 5 à 3 ans ou encore l’exigence de déclaration attestant de l’usage en Argentine ou au Mozambique…