Décision BANKSY : quand l’activisme et le droit des marques ne font pas bon ménage

On ne présente plus l’artiste de street-art Banksy, grapheur anonyme connu pour ses œuvres engagées. Fermement opposé à la vente de ses œuvres ou à leur merchandising, Banksy avait notamment réalisé un coup de communication retentissant, il y a quelques années, en prévoyant à l’avance la destruction de sa toile « Girl With Ballon », lors de la vente aux enchères de celle-ci.[1]

Si le droit d’auteur permet, en principe, à Banksy de s’opposer à l’exploitation commerciale non autorisée de ses œuvres, l’engagement d’une action supposerait toutefois que la véritable identité de Banksy soit révélée, à double titre : d’une part, démontrer l’atteinte au droit d’auteur implique la qualification d’une œuvre et son rattachement à un titulaire nommé ; autrement dit, Banksy devrait prouver qu’il est véritablement titulaire des droits et donc dévoiler son nom. D’autre part, d’un point de vue procédural, les actions judiciaires ne sont pas engagées de façon anonyme : un demandeur devra être identifié.

De fait, ne pouvant défendre son droit d’auteur sans compromettre son anonymat, Banksy s’est donc orienté vers la protection de ses œuvres à titre de marque, qui ont notamment été déposées au nom de la société britannique Pest Control Office Limited (préservant l’anonymat de l’artiste). A noter que la protection par dessins et modèles aurait pu être pertinente, quoique impossible en l’espèce dans la mesure où l’œuvre de Banksy était divulguée depuis plus d’un an (2003), faisant échec à la condition de nouveauté.

Ainsi, ladite société dépose, le 7 février 2014, la marque figurative représentée ci-après, pour désigner divers produits et services des classes 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41 et 42 :

Marque n° 12 575 155

De son côté, la société Full Colour Black (FCB) propose à la vente des produits dérivés inspirés d’œuvres d’art contemporain, et en particulier des cartes de vœux. Plusieurs d’entre elles reprennent des œuvres de Banksy, dont le « Flower Bomber » ci-dessus :

 

Le fait que Bansky soit publiquement et fermement opposé à ce type d’exploitation de ses œuvres permettait d’esquisser le conflit à venir entre ce-dernier et FCB.

En mars 2019, FCB engage une action en nullité auprès de l’EUIPO contre la marque de Banksy, essentiellement sur le fondement de la mauvaise foi ; le défaut de caractère distinctif était soulevé à titre subsidiaire, mais ne sera pas tranché.

Rappelons que la nullité pour mauvaise foi implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Tel est le cas lorsque, par exemple, le titulaire avait l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que la fonction d’indication d’origine, ou encore lorsque la marque a été déposée sans intention de l’exploiter conformément à ladite fonction (arrêts de la CJUE Lindt et Stylo Koton).

Pour démontrer la mauvaise foi, FCB commence – et c’est important pour la suite – par établir le lien entre la société titulaire, Pest Control Office, et Banksy. L’Office reconnaît ce lien, au regard des pièces versées, et approuve la conclusion de FCB que le titulaire de la marque est en réalité le représentant de Banksy, et que le dépôt a été fait pour le compte de ce-dernier. Par voie de conséquence, les déclarations et comportements imputables à Bansky peuvent être prises en compte par l’Office, quand bien même il n’a pas déposé lui-même la marque.

A partir de là les choses se compliquent pour Banksy : la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt de la marque, et peuvent être pris en compte des faits antérieurs ou postérieurs au dépôt, dès lors qu’ils permettent de déduire quelle était l’intention de Banksy au jour du dépôt.

L’artiste avait notamment exprimé, publiquement et à plusieurs reprises, son aversion à la propriété intellectuelle en général, notamment dans son livre Wall and Piece de 2006. Il ressortait également du site web de Banksy, en 2011, qu’il n’approuvait pas ni ne tirait profit de la vente de cartes de vœux, mugs, T-shirts, et autres produits dérivés de ses œuvres, et qu’il n’avait jamais produit ou offert à la vente ce type de biens. Ces prises de position ont évidemment été reprises par FCB et sont venues appuyer ses arguments consistant à dire que, déjà avant la date de dépôt, Banksy n’avait pas l’intention d’exploiter commercialement son œuvre.

Pour ne rien arranger, en réponse à la menace de l’action, Banksy ouvre, en octobre 2019, une boutique à Londres intitulée Gross Domestic Product : il s’agit d’un magasin « vitrine » permettant au public de visualiser des produits dérivés, reproduisant notamment la marque en cause, accompagné d’un site web marchand permettant de réaliser l’acte d’achat. Banksy va encore plus loin et, sciant la branche sur laquelle il est assis, déclare publiquement que « cette entreprise était motivée par la raison la moins poétique de faire de l’art : un litige de marque », et que « durant les derniers mois j’ai créé des choses dans le seul but de remplir des conditions du droit des marques de l’UE ». A son tour, le directeur de Pest Control Office enfonce le clou, et déclare que l’offre de produits dérivés et l’ouverture du magasin en question étaient une réponse à l’obligation, faite aux titulaires de marques, de les exploiter.

Voulant faire échec à l’action en prétendant que l’ouverture du magasin démontrerait son intention légitime d’exploiter la marque, c’est finalement l’inverse qui se produit, en raison d’un timing et d’une communication maladroite.

Le verdict de l’EUIPO est catégorique : il ressort des éléments objectifs que Banksy n’avait pas l’intention, au jour du dépôt, de faire un usage du « Flower Bomber » à titre de marque. Et l’usage commencé en octobre 2019 est non seulement postérieur à l’action, mais en plus il ressort clairement des déclarations de Banksy qu’il est accompli à la seule fin de maintenir le droit exclusif permettant d’exclure les tiers. Prenant acte de la mauvaise foi, l’EUIPO prononce donc la nullité.

Cette décision s’inscrit dans la lignée des développements récents en matière de mauvaise foi (notamment les décisions Stylo Koton et Monopoly) et applique rigoureusement les principes établis par la CJUE.

Les offices et tribunaux disposent d’un large pouvoir pour apprécier la mauvaise foi d’un titulaire de marque : tous les éléments de faits pertinents peuvent être pris en compte. A cela s’ajoute la digitalisation des preuves : des éléments et déclarations resteront consignés sur internet de façon quasi-perpétuelle. En d’autres termes, des éléments pouvant servir à démontrer la mauvaise foi, et annuler une marque, ne disparaissent jamais totalement. Banksy s’est ainsi vu opposer certaines de ses propres déclarations, faites 8 ans auparavant sur une version aujourd’hui archivée de son site web !

Les déclarations de Banksy suivant l’ouverture de son magasin en 2019 surprennent, tant leurs conséquences, au niveau de la marque, semblaient prévisibles. On peut comprendre alors l’impasse dans laquelle se situait l’artiste : opposé à la propriété intellectuelle et à la marchandisation de l’art, pouvait-il réellement assumer l’exploitation de ses œuvres (déposées à titre de marque) sans contredire ses valeurs morales et ses engagements ? Selon toutes vraisemblances, Banksy a choisi de préserver son engagement politique, au détriment de la marque.

Quoi qu’il en soit, cette décision montre comment une communication mal maîtrisée peut conduire à la perte d’un droit. Ce qui amène à réfléchir à l’impact de la communication sur une marque : il peut être vertueux, en constituant ou renforçant la notoriété d’une marque, mais aussi vicieux, comme le cas de Banksy.

Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller sur l’harmonisation de votre communication avec vos signes distinctifs.

 

Alexandre MARBOEUF – Conseil en propriété industrielle

 

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[1] https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/oct/06/banksy-sothebys-auction-prank-leaves-art-world-in-shreds-girl-with-balloon

EUIPO, 14 septembre 2020, Full Colour Black Ltd c/ Pest Control Office Ltd, 33843C