Contrefaçon de dessins et modèles : Decathlon n’a pas le monopole du masque de plongée intégral

Le 28 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a examiné la validité du modèle du célèbre masque de plongée Easybreath de Décathlon and sa potentielle contrefaçon par Intersport et son propre masque de plongée intégral.

Faits

En août 2014, la société Décathlon, déjà propriétaire du dessin communautaire n°002340224-0001 (daté du 6 novembre 2013), dépose le dessin communautaire n°002526699-0001.

Constatant que les sociétés Intersport France et Phoenix Group GmbH, commercialement liées, offraient à la vente un masque de plongée intégral partageant les mêmes caractéristiques que celles de son masque Easybreath, la société Decathlon introduit une action à leur encontre en 2017, alléguant tant de la contrefaçon de son modèle communautaire n°002526699-0001 que de la concurrence déloyale et parasitaire.

Estimant que le jugement rendu par le TGI de Paris en février 2020 n’était pas satisfaisant, la société Decathlon, mais aussi Intersport France et Phoenix Group GmbH, ont ensuite fait appel de cette décision.

Décision

Plusieurs points étaient soumis à la Cour d’appel, notamment :

  • La validité du modèle communautaire n°002526699-0001 et sa contrefaçon.
  • La question de la concurrence déloyale et parasitaire.

Concernant la validité du modèle communautaire, Intersport et Phoenix Group tentèrent d’obtenir son annulation sur la base de plusieurs arguments, tous rejetés par les juges, à savoir :

  • Le caractère frauduleux du dépôt : Decathlon ayant déjà déposé un modèle similaire en novembre 2013 (n°002340224-0001), Intersport et Phoenix Group prétendaient que le nouveau dépôt avait pour seul but de prolonger la durée du monopole attaché au premier, ce qui caractériserait un dépôt frauduleux.

Toutefois, et comme l’ont rappelé les juges, si la fraude peut être un motif de nullité d’une marque, ce n’est pas le cas d’un dessin ou modèle, n’étant pas mentionné sur la liste exhaustive de l’article 25 du Règlement CE.

Plus précisément,  » le seul dépôt successif de dessins ou modèles communautaires pour un même masque, mais différant par la représentation du produit, qui détermine l’étendue du dépôt, ne suffit pas à établir le caractère frauduleux du second dépôt.  »

  • Le manque de clarté et d’unicité du dépôt : selon Intersport et Phoenix Group, les vues déposées par Décathlon ne permettaient pas de distinguer facilement les différents éléments de son design.

Considérant que la représentation du modèle de masque de plongée montrait un produit unique dont les caractéristiques étaient clairement identifiables, cet argument a été balayé d’un revers de la main par les juges.

  • L’absence de nouveauté : Intersport et Phoenix Group prétendaient que le modèle communautaire antérieur de Décathlon datant de 2013 devait être considéré comme une divulgation détruisant la nouveauté du dépôt de 2014. Cependant, ce premier dépôt ayant été effectué moins d’un an avant le second (c’est-à-dire durant le délai pendant lequel nous ne pouvons nous voir opposer notre propre divulgation) et au nom de la même société, cet argument est rejeté.
  • Les caractéristiques fonctionnelles : la Cour d’appel de Paris a également rejeté l’argument selon lequel le masque Easybreath était essentiellement caractérisé par des fonctions techniques, Decathlon ayant fourni suffisamment de documents et d’informations attestant de sa volonté de créer un « design attractif » pour certaines parties du masque, telles que sa forme extérieure et celle du tuba.

Malgré la confirmation de la validité des modèles communautaires de Décathlon, l’absence de contrefaçon par Intersport et Phoenix Group est confirmée par la Cour d’appel. Considérant que la monture du masque Easybreath était composée de deux parties, alors que le « Technopro » était monobloc et que la forme et la couleur respectives des tubas différaient également, aucun risque de confusion ne pouvait être valablement établi.

En revanche, s’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, Decathlon ayant réussi à démontrer que son masque Easybreath était l’un de ses produits phares, fruit de lourds investissements publicitaires, lorsque Intersport et Phoenix Group ont commencé à proposer leur masque de plongée intégral, il fallait y voir une volonté délibérée de porter atteinte à la réputation et aux investissements de Decathlon. Ceci est d’autant plus vrai qu’ils n’ont apporté aucun élément attestant d’une volonté de faire connaître leur produit au grand public.

Commentaire

En premier lieu, la décision rappelle le principe selon lequel la seule reproduction commune de caractéristiques fonctionnelles, bien qu’elles créent une même impression visuelle globale sur les masques de plongée en comparaison, ne peut être considérée comme un acte de contrefaçon.

En effet, le but des dessins et modèles est de protéger l’apparence des produits, et les choix esthétiques faits par leurs créateurs, indépendamment de toute contrainte technique. Par conséquent, et comme l’ont fait les juges, il est essentiel d’identifier la nature de chaque caractéristique des deux modèles afin d’apprécier si elles sont techniques ou esthétiques. Une fois cette analyse effectuée, seules les caractéristiques esthétiques doivent être comparées pour déterminer, ou non, si elles donnent aux produits la même impression visuelle globale. A ce stade, le degré de liberté du designer dans le développement de sa création doit être pris en considération.

En l’espèce, Décathlon reproche à Intersport et à Phoenix Group d’avoir créé et mis en vente un masque partageant la même forme ovoïdale du dessous du masque, sa transparence, le positionnement du tuba au centre supérieur du masque, sa forme allongée… Or, tous ces éléments sont uniquement dictés par des qualités fonctionnelles. Au contraire, et comme l’ont souligné les juges, les masques se distinguent l’un de l’autre par la forme et l’aspect du tuba (transparent vs blanc), la forme globale de l’armature du masque, la forme de la vitre… Ces éléments différents n’étant pas contraints par des fonctions techniques, les masques sont suffisamment distincts pour que la contrefaçon soit rejetée.

Dans un second temps, et assez classiquement, le rejet de la contrefaçon ne signifie pas nécessairement la non-reconnaissance d’un comportement parasitaire.

Il est intéressant de voir comment, malgré le fait que les masques soient considérés comme différents, le comportement d’Intersport et de Phoenix Group caractérise manifestement une volonté de profiter des efforts financiers, des investissements et du succès de Décathlon avec son propre masque Easybreath en créant un autre masque de plongée intégral.

En effet, lorsqu’Intersport et Phoenix Group décident de créer et de commercialiser leur propre masque, le succès commercial et la notoriété du masque Easybreath ne sont plus à prouver. Depuis son lancement en 2014, et encore en 2017 lorsque le masque contesté arrive sur le marché, le masque de Décathlon, est déjà un produit phare et considéré comme une innovation révolutionnaire par les consommateurs mais aussi les médias (spécialisés ou non). Tout porte à croire qu’Intersport et Phoenix Group ont eu l’intention délibérée de profiter d’un tel succès, ce qui caractérise un comportement parasitaire.

Le dernier point intéressant de cette décision concerne le dépôt frauduleux invoqué par les défendeurs. Selon Intersport et Phoenix Group, le second dessin ou modèle communautaire de Decathlon aurait dû être considéré comme frauduleux car portant exactement sur le même produit et le même territoire que celui déposé moins d’un an auparavant. A ce titre, il aurait eu pour seul but de prolonger la durée de protection de quelques mois de ce premier dépôt.

Comme le rappelle la Cour, en droit des dessins et modèles et contrairement au droit des marques, la fraude n’est pas une cause de nullité, car elle n’est pas mentionnée dans la liste exhaustive de l’article 25 du règlement CE.

Quand bien même cela serait le cas, la 2ème demande de dessin ou modèle a été déposée moins d’un an après la 1ère, c’est-à-dire dans le délai de grâce, dont le but était d’offrir une tolérance d’un an après la première divulgation au créateur ou au bénéficiaire d’un droit de dessin ou modèle.

En tout état de cause, et comme Intersport et Phoenix Group n’apportent aucune preuve à l’appui de leur demande, ces dépôts successifs doivent restés valables.

Une telle décision est à nouveau un bon exemple de l’articulation entre les différents moyens juridiques offerts par la loi pour protéger et défendre nos droits de PI tout en respectant la liberté du commerce.

Audrey DUFREYNOY– Conseil en Propriété Industrielle / Aintzane Marboeuf – Stagiaire en droit