Lorsqu’un titulaire de marque souhaite couvrir des pays de l’Union Européenne, il est souvent guidé, dans son choix, par des considérations exclusivement économiques ; il est vrai qu’il y a des différences sensibles de coûts mais il est aussi vrai qu’il existe des différences juridiques notables entre chaque type de dépôt avec des conséquences qu’il est préférable de connaître pour effectuer un choix averti.
Le but de cet article n’est pas de faire un relevé exhaustif des points de différence entre ces différents types de dépôt mais plutôt de regarder si les marques issues des deux conventions internationales présentent des fragilités inhérentes à leur choix de dépôt.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (pourvoi n°22 13.044 https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c68c253fd3db1c2ce7) vient, en effet, opportunément éclairer cette question.
Le cas jugé par la Cour de Cassation
Il s’agissait d’une demande d’annulation déposée devant des juges français visant une marque internationale revendiquant l’Autriche, l’Italie et le Maroc, marque qui était devenue indépendante de la marque française de base.
Les juges se réfèrent à la fois à l’article 24, point 4), du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid pour en déduire que les juridictions d’un Etat qui n’est pas désigné par la marque internationale sont incompétents pour connaître de cette demande.
Que déduire de cette jurisprudence ?
Il s’ensuit de cette analyse qui, au demeurant, paraît tout à fait logique, que, dans le cas présent, la demande de nullité aurait dû être formée devant les juridictions italienne, autrichienne et marocaine. Soit 3 actions et non une action unique.
Cette règle aboutit donc à complexifier les cas où l’on souhaite obtenir, passé le délai de dépendance de 5 ans avec la marque de base, l’annulation d’une marque internationale puisqu’il faudra engager des actions dans autant de pays revendiqués (rappelons qu’il y a actuellement 131 pays couverts par cette convention).
La situation de la marque dite européenne est toute autre puisqu’il s’agit d’un titre unitaire couvrant les 27 pays de l’Union de façon automatique (pas de cochage « à la carte ») et liée. En conséquence, en présence d’un tiers qui revendiquerait une cause de nullité, tous les tribunaux spéciaux compétents en matière de marque de l’Union Européenne seront compétents pour connaître du litige et pour rendre une décision. Et si une décision d’annulation totale ou partielle intervient, celle-ci portera alors dans tous les 27 pays couverts (sauf à demander la transformation, fort coûteuse, de la marque en droit nationaux ou internationaux).
Il découle de ce qui précède que la marque internationale présente une plus grande complexité pour ceux qui voudraient la remettre en cause. Reste l’avantage de la marque européenne sur l’usage de la marque (qui peut être réalisé dans une partie substantielle de l’Union et non dans chaque pays couvert) mais ceci est une autre histoire !
Eric Schahl / Conseil en Propriété Industrielle