Danone fait une recherche d’antériorités sur un projet et détecte deux marques antérieures, la plus ancienne apparemment non exploitée de Hero et l’autre postérieure et exploitée de Saveurs Frais.
Danone décide d’attaquer en déchéance la première et recherche un accord de coexistence avec la seconde. Finalement, Danone trouve un accord et rachète la première mais ne conclut pas avec la seconde et se fait assigner pour contrefaçon.
Au final, le TGI de Paris déclare inopposable le rachat de la marque la plus ancienne car frauduleux et condamne Danone pour contrefaçon à 150 K€.
Que faut-il en retenir ?
– d’abord que les actions en déchéance sont extrêmement dangereuses lorsque l’on n’arrive pas à les conclure positivement, d’une part, parce que l’on est quasiment automatiquement contrefacteur en retour et parce que, de toute façon, le résultat n’est connu qu’au bout d’une période très longue au regard d’un projet marketing
– que lorsque l’on engage une certaine logique il faut dans la mesure du possible s’y tenir,ainsi engager une démarche d’accord avec Saveurs Frais obligeait à conclure celle-ci
– que l’une des questions de base est donc de savoir si l’on doit contacter dès le départ les deux titulaires de marques antérieures ou si, au contraire, il ne faut pas l’organiser sur un certain timing
– que le marketing doit donner des délais raisonnables au juridique pour traiter ce genre de questions , ainsi si la recherche a été faite dans ce cas en décembre 2003 le délai était beaucoup trop court pour un lancement en janvier 2004, ce qui finalement pousse à faire feu tout azimut avec les résultats indiqués
– que l’existence d’une relation de concurrence peut changer la donne car un rachat est plus difficilement envisageable, l’existence d’un usage fait présumer plus facilement d’une potentialité de litige judiciaire.
D’autres options étaient donc certainement envisageables dont notamment :
– se focaliser sur le rachat de la marque de Hero uniquement (donc ne pas rechercher d’accord de coexistence avec Saveurs Frais)
– rechercher un accord de licence avec Hero (car il n’existe pas de jurisprudence sur les contrats de licence frauduleux)
– envisager une légère (mais suffisante) modification du projet