CA PARIS – 23 Septembre 2009 -SFR/ONE TEXTO
La Cour d’Appel de Paris a confirmé le 23 septembre dernier que la marque TEXTO était nulle faute de distinctivité et que la reprise de la couleur rouge par la société One Texto n’était pas constitutive de concurrence déloyale.
Comme on le sait la distinctivité d’une marque doit être établie au moment du dépôt et les juges ont constaté qu’il existait à la date du dépôt de la marque verbale TEXTO un usage généralisé pour désigner « un petit message écrit, convivial, envoyé par téléphone mobile ».
Que doit-on retenir de cette affaire?
D’une part qu’attaquer un tiers n’est pas un acte anodin puisque ce dernier est susceptible de remettre en cause la validité de la marque qui l’attaque voire comme ici d’en obtenir l’annulation.
Qu’il faut donc toujours avant une action avoir une analyse objective et sans concession de la force de son titre (son degré de distinctivité)
Que si l’on a un doute sur la force distinctive de celui-ci il convient de se demander s’il faut engager l’action sur la base de la marque centrale (ici la marque verbale TEXTO) car si celle-ci se trouve annulée la protection du territoire de marque est définitivement pliée (il est peut-être nécessaire de détenir d’autre marque adjacentes et d’engager la bagarre sur la base de ces marques approchantes)
Que l’absence de distinctivité d’une marque au moment de son dépôt ne veut pas dire ipso facto perte du droit si l’on est capable de montrer qu’entre la date du dépôt et la date où les juges statuent la marque a acquis une certaine distinctivité par l’usage (l’on peut d’ailleurs se demander pourquoi SFR n’a pas cherché à rapporter cette preuve dès lors qu’il existait des documents montrant un usage banal avant son dépôt).
Que la question de l’usage susceptible de créer une certaine distinctivité correspond à se poser des questions sur sa politique de marque (comment est-ce que j’utilise ma marque ? est-ce que tous les usages à caractère générique sont évités ? est-ce que des tiers utilisent ce signe ? comment je réagis ? est-ce que je fais figurer ma marque dans le dictionnaire comme étant une marque ? etc.) et donc de communication. Il faut essayer de prouver que le public perçoit bien le signe comme étant une indication d’origine des produits. C’est donc la question que l’on doit se poser avant toute action : est-ce ma marque joue ce rôle ? est-ce que le public lui reconnaît ce rôle ?
Enfin, l’on remarque dans cette affaire SFR, qu’une opposition avait été engagée et n’avait pu aboutir pour cause d’irrecevabilité en raison d’une irrégularité de forme. Peut-être la source des maux de SFR se trouvent-ils à cet endroit ? en effet, l’INPI dans le cadre de l’opposition ne peut annuler une marque antérieure servant de base à une opposition, tout au plus peut-elle considérer que le signe second est suffisamment complexe pour éviter tout risque de confusion dans le public. Il est probable qu’une opposition basée sur la marque verbale TEXTO contre le dépôt ONE TEXTO aurait eu des chances sérieuses de succès. Le déposant aurait pu faire appel de la décision de l’INPI mais statistiquement ses chances auraient été réduites puisque la Cour d’Appel de Paris confirme à 80% les décisions de l’INPI et, de plus, n’aurait pas eu dans son champ de compétence, la remise en cause de la validité de marque de SFR.
Au final donc un dossier comme toute marque connue en rencontre des dizaines par an et des conséquences néfastes pour le propriétaire de marques ; L’occasion aussi de rappeler que la gestion des marques n’est pas qu’une affaire administrative…