En l’espèce, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée par la société Apple Corps Limited sur la base de sa marque de l’UE « BEATLES » et invoquant la renommée de sa marque antérieure, à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « THE BEATLES » déposée par un particulier en classes 12, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 42 et 45.
La société Apple Corps Limited a ainsi formé un recours en annulation de cette décision auprès de la Cour d’appel de Paris, considérant que sa marque jouit d’une particulière renommée et n’est donc pas soumise au principe de spécialité, la renommée suffisant à caractériser le risque d’association entre les marques.
Pour rappel, le règlement de l’UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit en son article 8, point 5 que « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice ».
L’INPI aurait ainsi de manière erronée, selon la requérante, limité la renommée de la marque BEATLES aux seuls produits « disques sonores », alors que de précédentes décisions avaient reconnu cette renommée pour d’autres produits et services visés à l’enregistrement, renommée qu’elle justifie en soumettant de nombreux éléments (articles de presse, historique du groupe, albums de musique et classement etc.).
Toutefois, la Cour d’appel relève que c’est à juste titre que l’INPI a reconnu la renommée de la marque uniquement au regard des produits « disques sonores », et qu’il n’avait pas été démontré que la marque jouissait d’un degré élevé de reconnaissance au regard des autres produits et services pour lesquels la renommée était invoquée.
La Cour considère en effet que la renommée du groupe des Beatles ne s’étend pas automatiquement à la marque BEATLES, et qu’il faut prouver que cette dernière est bien connue par une large fraction du public concerné. La requérante n’a pas justifié d’élément pertinents permettant d’évaluer le degré de connaissance de la marque à travers notamment : la part de marché détenue par la marque, l’ancienneté de l’usage de la marque, l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir.
Bien que la pratique des produits dérivés soit commune aux groupes musicaux à succès, comme l’avait relevé l’INPI, cela ne permet en aucun cas de conclure à la connaissance de la marque pour l’ensemble des produits invoqués par son titulaire.
Par conséquent, la Cour d’appel rejette le recours formé par la société Apple Corps Limited et reconnait justifiée la décision de l’INPI.
Il faut donc rester vigilant en tant que titulaire d’une marque de renommée, puisqu’il est nécessaire de bien démontrer l’acquisition de cette renommée pour chacun des produits et des services visés à l’enregistrement. A contrario, cela peut également être un élément de défense intéressant lorsqu’un déposant se voit attaqué par le titulaire d’une marque de renommée.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 avril 2022, 21/09159
Emma Brossard – Juriste en Propriété Industrielle – Inlex IP Expertise