Après le scandale des Kinder contaminés, Ferrero pourra tout de même se satisfaire d’une victoire judiciaire sur le terrain de la défense de ses marques, et plus particulièrement la gamme Tic Tac, qu’elle exploite en France depuis 1971. Retour sur une décision de la Cour d’appel de Paris de février 2022.[1]
Lors du Salon International de l’Alimentation 2016 (SIAL), Ferrero constate la présence de confiseries « Mik-Maki » présentées sur le stand d’une société polonaise, dénommée BMB, lesquelles sont reproduites ci-dessous[2] :
De son côté, Ferrero est notamment propriétaire des marques tridimensionnelles suivantes, qui désignent des sucreries et confiseries (classe 30) :
| Marque internationale désignant la France, 1974 | Marque française, 2007 | Marque française, 2007 |
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Désagréablement surpris de découvrir l’existence des Mik-Maki, Ferrero fait procéder à une saisie-contrefaçon directement au cours du SIAL, et dans la foulée assigne la société polonaise en contrefaçon de ses marques tridimensionnelles et de sa marque verbale TIC TAC, et en concurrence déloyale et parasitaire. Le Tribunal saisi fait entièrement droit aux demandes de Ferrero et condamne la société BMB à une interdiction de poursuivre l’exploitation, assortie de dommages et intérêts d’un total de 32 000 €.
Refusant d’en rester là, la société BMB part en appel, en espérant cette fois obtenir la nullité des marques tridimensionnelles de Ferrero, qui ferait tomber, par voie de conséquence, l’action en contrefaçon. Dans la mesure où les marques en question portent sur le packaging, qui dispose d’un couvercle, la société BMB prétend que la forme en question est purement fonctionnelle.
A cet égard, rappelons que le Code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit (…) nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » (Article L. 711-2, al. 1, 5°). Les textes en vigueur au jour du dépôt des marques de Ferrero (respectivement les lois de 1964 et 1992, et la jurisprudence associée), qui sont les textes de référence de la présente affaire, contenaient des dispositions globalement équivalentes.
L’argument de la société BMB va donc consister à dire que les marques tridimensionnelles de Ferrero sont des formes permettant exclusivement l’obtention d’un résultat technique. Pour ce faire, elle invoque notamment des brevets déposés par Ferrero portant sur la boîte Tic Tac et son système de fermeture. L’affaire révèle ici sa particularité : les marques en question, si elles portent sur la même boîte de Tic Tac, sont toutefois représentées différemment. Cela impose à Ferrero un jeu d’équilibriste, qui doit trouver des arguments pouvant défendre chacune des marques, sans pour autant compromettre les autres.
Il faut donc distinguer selon la marque concernée :
- Marque
: la Cour relève que la marque présente des spécificités techniques, notamment une « pièce encastrée dans sa partie supérieure », mais juge que la forme de la boîte n’est pas exclusivement imposée par l’obtention du résultat technique. BMB soulignait notamment la présence d’un couvercle et d’un clapet, lesquels poursuivent, selon elle, une finalité technique. La Cour d’appel balaye cet argument dès lors que « le système d’ouverture ou de fermeture de la boîte représentée n’est pas apparent ». Ainsi, la forme représentée dans la marque n’a pas une fonction exclusivement technique, et échappe donc à la nullité.
Première victoire pour Ferrero, qui doit maintenant transformer l’essai avec les autres marques, où le système de fermeture est précisément visible.
- Marques et : suivant le premier raisonnement, la question qui se pose est donc de savoir si ces marques tridimensionnelles sont valables, alors que les couvercles et clapets sont bien visibles, à l’instar des pastilles contenues dans les étuis. La première solution retenue par la Cour commanderait, en principe, de retenir le caractère fonctionnel de ces marques, et donc leur nullité. Mais, assez habilement, Ferrero présente au juge un sondage selon lequel 70% des personnes interrogées attribuent les pastilles ovoïdes (hors de leur boite) à la marque Tic Tac. Ce faisant, Ferrero confirme le caractère distinctif des pastilles représentées au sein des marques tridimensionnelles. A l’inverse de la société BMB, qui n’avance aucun élément démontrant leur caractère banal. Par voie de conséquence, la forme représentée dans ces marques est, implicitement, fonctionnelle, mais pas seulement ; dans la mesure où la marque associe la boîte et les pastilles, jugées distinctives, il s’ensuit que l’ensemble ne peut être considéré comme purement fonctionnel. Ces deux marques restent donc valables elles aussi.
Les demandes en nullité de la société BMB rejetées, la Cour confirme, de façon implacable, le risque de confusion et les actes de contrefaçon qui en résultent.
Allant encore plus loin, au détour d’une analyse complexe omettant manifestement le critère de la perception du consommateur moyen, la Cour reconnaît même le risque de confusion entre la marque verbale TIC TAC et la dénomination MIK MAKI exploitée par BMB. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour prend notamment en compte le fait que le produit incriminé porte déjà atteinte aux marques tridimensionnelles ! Effet boule de neige favorable pour Ferrero : les actes de contrefaçon des marques tridimensionnelles facilitent la reconnaissance d’une atteinte supplémentaire à la marque verbale TIC TAC, et donc de nouveaux actes de contrefaçon.
Enfin, la Cour admet bien volontiers, mais maladroitement, que « les faits de contrefaçon » commis au préjudice de Ferrero constituent également « des actes distincts de concurrence déloyale ». A cet égard, il faut rappeler que, selon la formule consacrée, la concurrence déloyale/parasitaire doit reposer sur des faits distincts des faits argués de contrefaçon. Le phrasé de la Cour est donc d’une contradiction apparente, mais permet de justifier la condamnation sur ce fondement. La Cour note, entre autres, que les faits de contrefaçon ont entraîné pour Ferrero « un préjudice propre constitué par le risque de voir sa clientèle se détourner de ses produits au profit de l’offre de la société BMB », mais ne s’agit-il pas, par essence, de la conséquence même d’un risque de confusion ?
En vain, BMB joue son ultime argument, consistant à dire que les actes dénoncés, ayant eu lieu sur un salon, n’ont donné lieu à aucune commercialisation et donc aucun préjudice pour Ferrero. Le Tribunal comme la Cour rejettent ce moyen : la présence sur un salon professionnel, même en l’absence de fabrication ou commercialisation sur le sol français, matérialise la contrefaçon.
A l’heure de l’addition, la simple présence sur un salon d’« une étagère et de deux affiches », comme l’expose la société BMB, lui aura coûté (outre ses propres frais et dépens) la bagatelle de 32 000 € de dommages et intérêts et 6000 € au titre de l’article 700 versés à Ferrero,
Cet arrêt envoie un signal encourageant aux titulaires de marques tridimensionnelles, et confirme l’importance, s’il était besoin de la rappeler, d’avoir une représentation à la fois intelligente et précise du signe déposé, ce qui vaut particulièrement pour les marques tridimensionnelles. Si Ferrero cherchait à obtenir une protection à titre de marque sur les boîtes de Tic Tac (et l’on comprend son intérêt en ce sens), il est intéressant de noter que cette protection n’a, en l’espèce, pu être maintenue que grâce à la présence des pastilles au sein la représentation de la marque. De même, l’ancienne marque est jugée valable dans la mesure où son clapet n’est pas visible. Le diable se cache donc dans les détails, et il faut retenir qu’en droit des marques, on juge selon les apparences !
Cette décision souligne la nécessité d’avoir une réflexion, en amont du dépôt de marque, sur les différentes caractéristiques de ce-dernier, et notamment la représentation optimale de la marque, laquelle a une incidence sur la vie et l’exploitation de celle-ci.
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner sur ces thématiques et vous conseiller de façon pratique sur la stratégie de représentation de vos marques.
Alexandre MARBOEUF – Conseil en propriété industrielle
Aintzane MARBOEUF – Stagiaire en droit
[1] CA Paris, 15 février 2022, n°19/21858
[2] Illustrations : modèle communautaire n° 000826680-0001, marques de l’UE n° 013058326 et n° 013322045, tous au nom de la société BMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.