En matière de procédure UDRP, au-delà des 3 conditions cumulatives qui doivent être remplies pour qu’une plainte soit accueillie (identité ou similitude du nom de domaine litigieux à une marque détenue par le requérant ; absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur ; enregistrement/usage de mauvaise foi du nom de domaine), la pratique démontre que l’encadrement des relations contractuelles entre partenaires a aussi son importance, notamment en ce qui concerne l’exploitation d’une marque.
Il peut arriver qu’un partenaire commercial réserve pour son exploitation un nom de domaine qui correspond à une marque protégée par son cocontractant. En cas de rupture de relation, la question peut se poser de savoir dans quelle mesure le partenaire commercial a le droit de continuer à exploiter le nom de domaine en question. Afin que le titulaire de droits sur la marque puisse solliciter la cessation de cette exploitation, il est alors essentiel de délimiter dans le cadre contractuel i) la possibilité ou non pour un partenaire d’exploiter la marque en question ou de la déposer sous d’autres formes, ii) sur quel type de support cette exploitation est possible (site internet, réseaux sociaux, …) ou encore iii) sous quelle forme la marque protégée pourra être reproduite/utilisée (à titre de nom de domaine, dénomination sociale, nom commercial, etc.). Le simple fait de ne pas gérer cette question en amont peut empêcher le titulaire d’une marque de gagner une procédure UDRP (l’obligeant à emprunter la voie judiciaire, souvent plus onéreuse et fastidieuse, pour récupérer le nom de domaine en question), à défaut de pouvoir démontrer la mauvaise foi de son ancien partenaire qui continuerait à faire usage de sa marque à titre de nom de domaine malgré la rupture de leurs relations.
Ainsi, de manière générale, il est important, quand on autorise son partenaire à utiliser sa marque, d’anticiper dès le départ la fin de la relation contractuelle et idéalement, s’agissant des noms de domaine ou supports tels que les sites web, de garder la main sur leur gestion. Il est par exemple tout-à-fait possible de prévoir que son partenaire aura accès au site internet dédié à la mise à disposition des produits/services avec une certaine liberté pour y intégrer des éléments prédéterminés, tout en organisant que le titulaire de la marque conservera les gestions administrative et juridique (du nom de domaine concerné, du site web et de son hébergement par exemple), ce qui permet d’assurer la protection de ses actifs immatériels tout en constituant un possible argument commercial, le titulaire de la marque mettant des outils à disposition de son partenaire.
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Charlotte Urman – Conseil en Propriété Industrielle & Diana CUNHA LOPES – Juriste en Propriété Industrielle