Aux États-Unis, l’usage continu et distinctif d’un signe à titre de marque dans le commerce peut conférer certains droits de propriété sur celui-ci pour les produits et/ services exploités sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure d’enregistrement à titre de marque auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office).
C’est qu’on appelle le système du « Common Law Trademark ».
Concrètement, toute personne / entité qui utilise un signe, de façon distinctive, pour la première fois, dans le commerce pour identifier ses produits ou services acquiert des droits sur celui-ci.
Attention, l’étendue d’un tel droit est, cependant, limitée :
- À la zone géographique où cette exploitation a lieu,
- Au marché spécifique où le signe a été utilisé,
- À une protection équivalente à celle octroyée par les juges français au titre de la sanction de la concurrence déloyale. Concrètement, le titulaire d’une marque Common Law doit prouver le préjudice économique réel résultant de la contrefaçon de sa marque sur sa zone géographique avant de pouvoir demander réparation à un contrefacteur devant les tribunaux.
L’exploitation de ce signe sans dépôt peut être identifiée par l’apposition de la mention ™.
L’avantage des marques Common Law est qu’elles ne requièrent pas de formalités spécifiques, ni de paiement de taxes officielles. Il suffit de prouver le premier usage du signe à titre de marque dans une certaine zone géographique pour établir des droits de propriété sur celle-ci dans cette zone. L’établissement d’une marque Common Law prend généralement moins de temps que l’enregistrement d’une marque auprès de l’USPTO, mais offre une protection juridique moins complète dans l’ensemble.
A l’inverse, un enregistrement de marque auprès de l’USPTO octroie à son titulaire une présomption de validité, une portée nationale de protection (avec l’intérêt de pouvoir apposer le ® à côté du signe enregistré) et la possibilité d’agir en contrefaçon et de demander des dommages-intérêts à ce titre. Mais, implique, en revanche l’engagement de formalités de dépôt auprès de l’USPTO et donc du paiement de taxes officielles.
Si, dans un premier temps, la marque Common Law peut constituer un premier outil de protection au moment du lancement de l’exploitation du signe aux Etats-Unis ; à terme, et au regard de l’extension géographique de l’activité et donc de l’exploitation et la visibilité de la marque, il est recommandé de procéder à l’enregistrement de la marque auprès de l’USPTO pour bénéficier d’une protection plus solide et étendue à l’échelle nationale.
Les équipes MIIP – MADE IN IP sont à votre disposition pour en discuter.
Hermine Coudry / Conseil en Propriété Industrielle