Compte-tenu de l’importance et de la valeur des signes distinctifs des clubs sportifs et des marques qui les protègent, les questions de qui doit en être titulaire et comment, deviennent stratégiques.
Plusieurs options sont possibles :
1. L’association sportive régie par la loi 1901
Ce cas de figure concerne les clubs amateurs, semi-professionnels, mais aussi professionnels dans la mesure où c’est l’association sportive qui est affiliée à la fédération du sport concerné permettant de participer aux compétitions officielles, et qui détient les droits sur le nom et le logo du club, et donc par extension sur la marque.Dans ce cas, les droits sur la marque peuvent être utilisés pour protéger l’image du club, gérer les activités liées au marketing et au merchandising. Mais l’exploitation commerciale se heurte alors à l’objectif non lucratif de l’association.L’association, en tant que structure à but non lucratif, a une mission sociale et sportive, ce qui peut restreindre ses possibilités d’exploitation commerciale des marques. La société commerciale, en revanche, peut générer des revenus via les marques et les utiliser pour financer les activités du club.
Il devient donc intéressant pour un club qui cherche à générer des revenus à travers des partenariats et différents contrats de basculer la marque vers une société commerciale (SAS ou SA) qui prendra en charge l’exploitation commerciale (produits dérivés, droits de diffusion, etc.).
Le cas échéant l’association n’aura qu’un rôle limité dans la gestion de la marque.
Une situation hybride (association et société commerciale) est donc possible : i) l’association reste la structure propriétaire du club, assure la gestion sportive et conserve un droit de contrôle, et ii) la société commerciale gère et exploite la marque à des fins lucratives, via un contrat de licence entre les deux sociétés. Une telle convention devra par ailleurs être approuvée avant son entrée en vigueur par le préfet du département où se situe le siège associatif.
Cette situation hybride impose à l’association une gestion stricte des revenus générés (redevances par exemple) pour limiter le risque de requalification fiscale ou juridique
2. Le club lui-même (société mère) ou à une société liée (société de gestion)
En général, le club sportif en tant qu’entité juridique est le titulaire de la marque. Comme précisé, cette entité détentrice des droits prend la forme d’une société commerciale (SA ou SAS).
Mais certains clubs peuvent faire le choix de confier la gestion de la marque à une filiale dédiée ou une société de gestion de droits commerciaux. Le club peut ainsi créer une société filiale ou distincte qui gère les droits de marque alors qu’elle reste la propriété du club et de la société mère qui le supporte.
L’association sportive si elle existe, pourra alors conserver la disposition à titre gratuit des éléments distinctifs du club.
3. Personne physique
Dans de plus rares cas (cela concerne surtout les très grandes structures sportives), la marque peut être détenue par des personnes ou personnalités liées au club, tels que les propriétaires ou des investisseurs principaux. Mais en général les marques sont plutôt sous contrôle des entités organisationnelles.
* *
Bien entendu, la marque n’est pas le seul paramètre à prendre en compte pour déterminer le titulaire adéquat. Par exemple, la forme et la localisation (en France ou à l’étranger) du titulaire de la marque ont une incidence notable à plusieurs niveaux, notamment :
- Sur le plan fiscal : la forme et le lieu d’établissement du titulaire vont influencer la fiscalité applicable aux revenus générés par l’exploitation de la marque (redevances, merchandising, dividendes etc.) en matière d’impôt sur les sociétés, de TVA ou d’IRPP ;
- Ainsi, la forme et le lieu d’implantation du titulaire des droits constituent de véritables variables stratégiques et d’adaptation devant être prises en compte au-delà du choix organisationnel.
* *
En résumé, le titulaire d’une marque reprenant le nom, le logo ou l’image d’un club sera généralement le club lui-même, sous la forme d’une société commerciale, ou une entité autre que l’association sportive à l’origine de la création du club qui en gère les droits.
Toutefois, ce choix n’est pas une règle absolue et dépend de différents facteurs : du degré de professionnalisme du club, de ses objectifs commerciaux et économiques, des droits de propriétés intellectuelles concernés, de la manière dont ses droits seront organisés et gérés etc.
* *
Nos experts restent à votre disposition pour aborder ces différentes questions, établir les fondements juridiques de votre stratégie de marque et vous accompagner dans leur gestion courante.
MIIP – Made in IP