Le ressenti des propriétaires occidentaux de marques est souvent impacté par les idées suivantes :
- La Chine est un pays où la copie est institutionnalisée
- Les autorités chinoises font peu pour corriger ces phénomènes
- Les procédures chinoises sont complexes, longues et rarement favorables aux étrangers
Nous gérons chez INLEX de nombreux dossiers d’usurpation de marques en Chine depuis une quinzaine d’années et notre perception est plus nuancée du fait de deux paramètres qui ne sont pas assez pris en compte :
- Le droit chinois a ses particularités et celui qui n’en tient pas compte est assez logiquement sanctionné (comme cela est d’ailleurs le cas dans beaucoup de pays !)
Il est donc souhaitable de comprendre le mécanisme local pour se défendre et, plus encore pour gagner. Ainsi, le droit chinois des marques est marqué par les règles du jeu suivantes, ce qui nécessite de les connaitre et de s’y conformer :
- Le dépôt crée le droit et le système de citation d’antériorités par l’administration chinoise donne, en quelque sorte, une prime au déposant (puisque, pour être cité, encore faut-il être déposé) ; à noter que ce système est radicalement à l’opposé du système français et européen qui autorise plusieurs dépôts de marques identiques au nom de différents déposants, chacun devant défendre sa position par lui-même
- Le dépôt doit correspondre à ce que l’on exploite d’autant, qu’en Chine, le délai maximum de non-exploitation d’une marque est de 3 ans ; il faut donc ne pas tarder à lancer la commercialisation de ses produits (3 ans c’est court) et l’usage doit être conforme au dépôt pour exclure un sentiment de partialité. A noter qu’en France, le système est là encore différent (la période est de 5 ans) et cela explique que nous ayons de nombreuses marques non exploitées sur nos registres ; par ailleurs, l’usage différent du signe déposé est pris en compte s’il est non substantiellement différent, cette notion étant évidemment source de contentieux et parfois d’incompréhension
- Ce que l‘on exploite doit pouvoir être démontré, c’est-à-dire que l’on doit pouvoir présenter des factures, matériel publicitaire, etc. portant la marque et émanant du propriétaire de la marque. Si ces documents proviennent d’un distributeur, il faut un contrat en bonne et due forme pour que l’administration chinoise puisse faire, d’une façon incontestable, le lien entre ces documents et la marque
Or, que constatons-nous souvent ?
* des sociétés qui ne déposent pas leurs marques, soit parce qu’elles pensent qu’étant très connues, leur notoriété suffit à les protéger ou, au contraire, étant de petite taille, elles n’en voient pas le besoin ou n’en ont pas les moyens
* des dépôts de marque qui sont différents de ce qui est réellement exploités (la politique de dépôt ne suit pas souvent l’évolution de la politique marketing)
* des relations commerciales non contractualisées (parfois par négligence, mais aussi souvent pour éviter d’être liés ou simplement parce que le distributeur demanderait des avantages – exclusivité, contrat de longue durée par exemple – que l’on n’a pas envie de lui donner)
Et notre ressenti de professionnels, c’est précisément que le droit chinois des marques évolue positivement en créant, par exemple, des pares-feux aux squatteurs de marque (ainsi, le fait de déposer plusieurs marques connues étrangères est maintenant une circonstance qui est prise en compte dans l’appréciation de la mauvaise foi alors qu’auparavant, chaque dossier était examiné dans son périmètre propre). L’Office chinois prend aussi en compte des publications pour autant qu’elles soient de circulation en Chine.
Une action en nullité pour fraude doit maintenant être basée non seulement sur l’article 44.1 de la loi chinoise (qui vise la fraude du fait d’un grand nombre de dépôts de marques connues) mais aussi l’article 4 (qui vise le fait de faire de nombreux dépôts sans intention de les exploiter réellement).
Un autre exemple de l’évolution positive chinoise est la mise en place de procédures plus efficaces et rapides ce qui a mené à un très net raccourcissement des délais dans au niveau des procédures d’enregistrement, d’opposition, les actions en nullité, etc. (https://ip-talk.com/2020/10/06/la-nouvelle-pratique-chinoise-est-une-bonne-nouvelle-surtout-pour-le-portefeuille/ ). L’office chinois n’a plus rien à envier des offices tel que l’EUIPO.
Un autre point que nous remarquons concerne la question des translittérations : en effet, la plupart des chinois ne lisent pas les caractères latins et le recours marketing à une translittération de la marque latine en caractère chinois est donc souhaitable (précisons qu’une translittération n’est pas une traduction (puisque chaque groupe d’idéogramme a sa propre prononciation mais aussi une signification propre et qu’il existe donc, pour une marque latine, plusieurs translittérations possibles) ne serait-ce que présenter la marque sur les réseaux sociaux ou la prononcer.
A titre d’exemple, quand on tape « Helena Rubinstein » sur Wechat, l’on ne trouve pas beaucoup de résultats mais quand on fait la requête en utilisant la translittération « 赫莲娜 », on trouve énormément d’occurrences….
Dès lors que les caractères latins ne sont pas accessibles au public chinois, la protection juridique d’une marque latine ne va pas s’étendre à une translittération et il est donc indispensable de déposer la forme chinoise utilisée (préférable que ce soit le propriétaire de la marque plutôt que le distributeur chinois…), voire la transcription phonétique, et de surveiller les dépôts de marque proches pour pouvoir réagir le cas échéant. A noter que la protection doit être envisagée non seulement en Chine mais aussi dans les pays périphériques (Taïwan, Hong-Kong, Singapour notamment) pour couper l’herbe sous le pied des parasites et ainsi bloquer les schémas préférentiels des contrefacteurs.
L’on voit même parfois l’intérêt de déposer cette version chinoise en… France ! en effet, des parasites malins ont déjà procédé à de tels dépôts afin de pouvoir dire que leur produit vendu en Chine est une marque française, malin… https://ip-talk.com/2020/04/21/english-is-there-any-interest-in-protecting-chinese-character-marks-in-the-european-union/
Reste encore à savoir de quelle manière déposer sa marque : voie nationale ou extension d’une marque internationale ? nous avons déjà étudié cette question (https://ip-talk.com/2020/01/09/marque-nationale-ou-internationale-that-is-the-question/ ) et la réponse est loin d’être dictée uniquement par des considérations économiques. En Chine, le dépôt national est clairement à privilégier ! et, au-delà, il est même préférable d’envisager des dépôts mono-classe pour anticiper les objections de l’Office et ainsi obtenir plus facilement l’enregistrement de partie de marque. La petite économie de départ peut finalement être une fausse bonne idée…
Les sociétés qui s’estiment volées de leur marque n’ont, généralement, pas de marque déposée en Chine, pas d’exploitation locale et peu ou pas de communication dans ce pays. L’on touche ici un point sensible : si l’on veut, à défaut de prouver la fraude, la faire présumer, encore faut-il établir une relation entre la marque et le territoire chinois !
Ainsi, des publications dans des magazines chinois ou de circulation en Chine sont souvent nécessaires. A l’heure où le gouvernement américain veut mettre hors la loi Tik-Tok pour soupçon d’espionnage pro-chinois, il faut relever que certains médias ne sont pas pris en compte en Chine. En effet, des publications sur, par exemple, Instagram n’ont pas de force probante en Chine…
Pour voir si une marque est connue en Chine, on pensera directement à certains moteurs de recherche et réseaux sociaux, les publications dans les magazines chinois papier étant de moins en moins utilisées. Qu’est-ce qui est stratégique : les moteurs de recherche type Baidu, les pop-ups Wechat, ou encore les livestream sur des plateformes vidéo telles que Douyin, iQiyi, Yishibo (ex : comme Lanvin qui a recueilli plus de 5 millions de vues à son dernier défilé sur iQiyi en février 2020).
Il est donc indispensable de faire l’effort d’apparaitre sur des médias chinois pour renforcer juridiquement le statut de sa marque.
Un autre aspect qui attire notre attention de professionnel ces derniers temps est l’interraction existant une marque, son indexation sur les bases de données publiques et son acceptation par une plateforme de e-commerce (qu’elle soit d’ailleurs, ou non, chinoise). L’on voit, en effet, que des plateformes telles que Alibaba, Wish, Aliexpress ou Gearbest n’acceptent de vendre des produits portant une marque que si celle-ci :
- est déposée et enregistrée en Chine
- correspond bien à celle qui est déposée
Un grain de sable peut survenir si la marque déposée ne correspond pas à la marque exploitée, si le propriétaire a évolué mais les registres n’ont pas été mis à jour (souvent pour des raisons de coûts) ou encore si l’indexation de la marque sur une base d’Office mentionne des éléments mineurs mais que les chinois vont considérer faire partie de la marque. Il est donc nécessaire d’avoir un dossier administrativement en ordre pour pouvoir vendre et tout grain de sable nécessitera un effort et engendrera un retard qui sera autant un frein à la mise en ligne des produits et donc une perte de chiffres d’affaires.
La plupart des sociétés ne perçoivent leur protection qu’au travers ces produits qu’elles vendent (et donc dans la classe concernée). Un point qui reste, d’ailleurs, compliqué à comprendre pour une entreprise occidentale est celle des classes et sous-classes de produits et de services. Connaissez-vous les sous-classes qui couvrent votre activité ?
Pourtant, l’expérience montre qu’il est souvent souhaitable de protéger des activités périphériques (d’autant que le système de citation privilégie le déposant) pour bloquer les parasites. L’obligation d’exploitation de marque dans un délai plus réduit (3 ans) peut être un frein au dépôt de marque ; une alternative pertinente pour la protection d’un logo peut être le recours au dépôt de copyright (pas de protection par classe, pas d’obligation d’usage…).
En définitive, protection de marque et stratégie de vente sont donc intimement liées en Chine mais ne constituent que des codes pour entrer sur le plus grand marché du monde.